Marcas no exterior, parte 2: proteção de PI para CEOs

Por que as marcas em ascensão precisam preparar com antecedência o depósito de marcas no exterior

Segundo a pesquisa K-BPI 2024, 77,8% das marcas líderes em 234 setores, que respondem por cerca de 71% do PIB da Coreia, já entraram no mercado global ou têm influência considerável no exterior. Entrar no mercado internacional deixou de ser opcional.

Com a influência global crescente da cultura coreana, como o conteúdo coreano, o K-pop e a K-food, a importância da proteção de marca também ganha destaque. No exterior, proteger as marcas registradas (PI) não é só uma medida legal: é uma estratégia central para preservar o valor da marca e aumentar a confiança dos consumidores com uma experiência de marca consistente.

Segundo o Serviço Coreano de Proteção da Propriedade Intelectual (KOIPA), as marcas coreanas registradas indevidamente na China já somam 17.514, com destaque para cosméticos, eletrônicos, roupas, franquias e alimentos. Como as principais vítimas dessas ameaças de PI são as marcas novas que crescem rápido em lojas próprias e plataformas de e-commerce, agir antes é indispensável.

Neste artigo, analisamos casos de apropriação indevida de marcas coreanas no exterior e apresentamos estratégias práticas para proteger a marca com segurança na expansão global.

Os principais temas deste artigo

1. A importância de proteger a PI da marca, vista em casos reais de apropriação indevida de marcas coreanas

2. Estratégias de proteção de marcas no exterior que todo CEO precisa conhecer: um guia indispensável para marcas de beleza e moda

3. Como reagir com firmeza à apropriação indevida de marcas no exterior: o programa de apoio do governo do KOIPA e dicas para se preparar com mais facilidade

1. A importância de proteger a PI da marca, vista em casos reais de apropriação indevida de marcas coreanas

Segundo uma análise divulgada recentemente pelo KIPO, nos últimos quatro anos dispararam os casos de marcas coreanas registradas indevidamente na China e no Sudeste Asiático (Vietnã, Tailândia, Indonésia). Em especial, as marcas novas e em ascensão responderam por 81,8% de todos os casos, e os casos de apropriação da mesma marca no mesmo setor chegaram a 69,5%. Por região, 56,3% dos casos foram na China, e os casos de uso de marcas parecidas em outros setores chegaram a 27,4%, o que mostra como o risco se espalha.

A China, em especial, é um dos países com mais atividade de intermediários de marcas mal-intencionados que exploram isso, e é onde as marcas coreanas mais sofrem.

O que é a apropriação indevida de marcas no exterior e seus principais tipos

Na China, as marcas são apropriadas de várias formas, e, quando a empresa percebe, muitas vezes a ação judicial já é difícil ou muito cara. As três formas mais comuns de apropriação indevida de marcas no exterior são 1) a mesma marca, 2) uma marca parecida e 3) a apropriação em outra categoria de produtos.

Táticas comuns dos intermediários de marcas mal-intencionados na China

Os intermediários de marcas mal-intencionados na China miram principalmente as marcas novas e em ascensão. Os alvos mais comuns são as marcas com loja própria, as que viralizaram nas redes sociais e as que estão em plataformas de e-commerce.

O método é simples, mas devastador. Eles registram na China marcas coreanas ainda não registradas lá e, no momento em que a marca tenta entrar no exterior, abordam a empresa para negociar a devolução da marca.

O problema é que recuperar a marca não é fácil. Recuperar os direitos de marca leva pelo menos um ano e gera custos jurídicos de vários milhões a dezenas de milhões de wons. E, como não há garantia de vitória nos processos de nulidade ou cancelamento, a empresa pode gastar tempo e dinheiro e acabar tendo de desistir da marca.

O que acontece quando a marca é tomada? 1) O risco de perder a confiança e o valor que a marca construiu é alto, 2) as disputas de marca podem atrapalhar a operação da empresa e 3) a marca registrada indevidamente pode ser usada para distribuir falsificações.

A principal causa desse problema é o “princípio do primeiro a depositar” (First-to-File Principle). A maioria dos países segue o princípio do primeiro a depositar, em que a empresa que registra a marca primeiro tem o direito exclusivo sobre ela. Como muitos intermediários de marcas mal-intencionados exploram isso, agir com antecedência é indispensável para proteger a marca.

Quer ver quais países seguem o princípio do primeiro a depositar? Saiba mais aqui.

Veja, em casos concretos, como as estratégias dos intermediários de marcas mal-intencionados são usadas na prática.

Caso real 1: apropriação da mesma marca

✔ Marca de cosméticos A

Por causa da apropriação da mesma marca, a marca de beleza A não pôde usar a sua marca original e acabou tendo de pagar a mais para comprar a marca ou desenvolver um novo nome. A marca A descobriu, ao se preparar para entrar na China, que um terceiro já tinha registrado a mesma marca. Assim, quem se apropria de uma marca de má-fé pode ser não só um intermediário mal-intencionado, mas também compradores, distribuidores no exterior e outras pessoas. Quanto mais rápido a marca cresce, em especial, mais indispensável é pensar antes no depósito de marcas no exterior para evitar esse risco.

Caso real 2: apropriação de uma marca parecida

✔ Marca de moda B

A marca B descobriu que falsificações dos seus produtos estavam sendo distribuídas na China. O problema era que uma marca com nome e design parecidos com os da B já tinha sido depositada antes. Depois que a marca B começou a vender em plataformas de e-commerce chinesas, o titular dessa marca passou a usar um logotipo e um nome quase idênticos e a confundir os consumidores. Isso afetou negativamente não só a credibilidade da marca, mas também a segurança dos consumidores e as vendas. Para evitar esse tipo de dano, é indispensável monitorar de forma contínua se marcas parecidas estão sendo registradas nos países de destino.

Caso real 3: apropriação em outra categoria de produtos

✔ Marca de lifestyle C

A marca C fez sucesso na Coreia vendendo objetos de decoração e, quando pensava em entrar na China, descobriu que a mesma marca já estava registrada lá na categoria “roupas”. Com isso, a marca C não pôde registrar produtos com a sua marca original na China e teve de seguir com procedimentos legais adicionais.

Dicas de gestão de risco de marca dos especialistas em PI da MarqVision

As ameaças que as marcas enfrentam ao se preparar para o exterior não param na apropriação indevida de marcas. Produtos que copiam o design da marca circulam não só online, mas também offline, e, no momento em que as falsificações se espalham pelo mercado, a credibilidade da marca sofre. Sem direitos de marca, em especial, a ação judicial fica difícil, e há limites para impedir o uso não autorizado pelos vendedores mal-intencionados.

Por outro lado, ao registrar os direitos de marca com antecedência, a proteção vale, em regra, por 10 anos e serve de base forte para a ação judicial em caso de disputa. Na proteção de marca, a prevenção importa mais do que a reação depois do fato. Para minimizar os riscos e crescer com estabilidade no mercado global, o registro de marcas deve ser a prioridade número um.

Em 2023, o KIPO e a Agência de Promoção de Comércio e Investimento da Coreia (KOTRA) fizeram um levantamento das falsificações de marcas de moda coreanas vendidas na China e, em cooperação com as autoridades chinesas, flagraram um armazém de falsificações e apreenderam 6.155 itens falsificados. Mas, sem a marca registrada, as fiscalizações no local e as punições offline não são possíveis.

Para barrar com eficácia as falsificações não só online, mas também offline, o registro de marcas deixou de ser opcional.

2. Estratégias de proteção de marcas no exterior que todo CEO precisa conhecer: um guia indispensável para marcas de beleza e moda

1. Prepare com antecedência o registro de marcas no exterior

Com os casos reais acima, vimos as ameaças e os problemas que as marcas enfrentam. Esses casos acontecem com frequência em muitos países, mas a apropriação de marcas é especialmente comum na China. É importante depositar antes as principais marcas, incluindo o nome da marca, para cortar pela raiz a possibilidade de apropriação. Use o checklist abaixo para depositar marcas no exterior de forma estratégica.

Checklist do depósito de marcas no exterior:

Inclua cláusulas de proteção de PI nos contratos com parceiros estrangeiros

Para evitar custos de transferência, é preciso verificar antes que os parceiros estrangeiros não façam depósitos por conta própria ou antecipados.

Registre não só o nome da empresa e da marca, mas também as principais linhas de produtos e o design das embalagens

Como o desenho industrial compara diretamente os desenhos e o produto real para avaliar a infração, ele bloqueia as falsificações com eficácia. Se a marca usa um visual de embalagem, tecidos ou padrões gráficos originais, recomendamos depositar rapidamente, antes do lançamento no mercado.

2. Monitore com antecedência a apropriação da marca no exterior

Mesmo sem planos de entrar no exterior, é importante detectar antes os riscos de apropriação e monitorar regularmente. Assim, dá para anular cedo as marcas registradas indevidamente no exterior ou prevenir novas infrações.

Principais formas de monitorar e reagir

Proteção com depósito com reivindicação de prioridade

Depois de depositar a marca na Coreia, fazendo o depósito com reivindicação de prioridade em até 6 meses, a data do depósito retroage à data do depósito coreano.

Prevenção da apropriação com oposição à marca

Contra uma marca apropriada, é possível apresentar oposição em até 3 meses depois da publicação do pedido.
Na oposição, apresentando provas da notoriedade da marca e do depósito de má-fé, é possível anular a marca apropriada.

3. Como combater a apropriação indevida de marcas no exterior: o programa de apoio do KOIPA e dicas para se preparar com mais facilidade

Como vimos, numa era em que entrar no mercado global é indispensável, as marcas e empresas em crescimento enfrentam vários desafios. Um dos primeiros a resolver é o das marcas registradas indevidamente no exterior. Há vários caminhos para resolver isso, de uma resposta com um escritório de advocacia ao uso de programas de apoio do governo.

Com um escritório de advocacia, o processo segue o modelo tradicional, por telefone, e-mail e planilhas, e o custo pode pesar. Mas, com o programa de apoio do governo do KOIPA (Serviço Coreano de Proteção da Propriedade Intelectual), é possível resolver rapidamente e com menos custo.

O que é o programa “Resposta a disputas de marcas coreanas” do KOIPA?

O programa de apoio à resposta a disputas de marcas coreanas oferece apoio jurídico e administrativo para resolver rapidamente disputas de marcas e desenhos industriais no exterior. (Saiba mais sobre a resposta a disputas de marcas coreanas)

Visão geral do programa

Apoio oferecido: condução dos procedimentos para recuperar os direitos sobre marcas registradas indevidamente
- Apoio em disputas de marcas e desenhos industriais no exterior → procedimentos administrativos e assessoria jurídica
- Apoio em ações judiciais e oposições ligadas às disputas → apoio aos custos de ações perante órgãos estrangeiros
- Educação e consultoria em proteção da propriedade intelectual → guias para prevenir disputas no exterior
Quem pode participar: pequenas e médias empresas que exportam ou vão exportar, ou que estão em disputa de marca

A MarqVision foi escolhida como instituição executora oficial do programa “Resposta a disputas de marcas coreanas”, e, até agora, mais de 30 marcas recuperaram com sucesso as suas marcas no exterior. Em especial, com um time especializado em disputas de marcas na China, a MarqVision oferece uma via rápida para casos de marcas anteriores, permitindo uma solução rápida e eficaz.

Neste artigo, tratamos em detalhes do problema da apropriação indevida de marcas coreanas no exterior e das estratégias para resolvê-lo. No próximo artigo, vamos compartilhar o processo de resposta a disputas de marcas coreanas do KOIPA e casos de sucesso de recuperação de marcas com a MarqFolio, a solução de gestão de marcas registradas da MarqVision. Se você precisa de uma resposta rápida e eficaz a disputas de marcas no exterior, conheça o programa de apoio do KOIPA.

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Na MarqFolio, o serviço de gestão de marcas da MarqVision, especialistas em PI oferecem consultoria gratuita sobre estratégias de marcas no exterior sob medida para cada empresa e estratégias para uma mesma marca. Converse com um especialista em PI sobre a estratégia de marca ideal para a sua empresa. Solicitando a consultoria agora, você também recebe uma newsletter com insights sobre PI.