Marchi all’estero, parte 2: strategie di tutela IP per i CEO

Perché i brand emergenti devono preparare per tempo il deposito dei marchi all’estero

Secondo l’indagine K-BPI 2024, tra i brand al primo posto in 234 settori, che rappresentano circa il 71% del PIL coreano, il 77,8% è entrato nei mercati globali o ha un’influenza notevole all’estero. Oggi espandersi all’estero non è una scelta, ma una necessità.

In particolare, con la crescita dell’influenza globale della cultura coreana, dai K-content al K-pop al K-food, l’importanza della tutela dei brand è ancora più evidente. Sui mercati esteri la tutela dei marchi (IP) non è una semplice misura legale, ma una strategia chiave per proteggere il valore del brand e aumentare la fiducia dei consumatori offrendo un’esperienza del brand coerente.

Infatti, secondo la Korea Intellectual Property Protection Agency, i marchi di brand coreani registrati in malafede in Cina sono in totale 17.514, soprattutto nei settori cosmetici, elettronica, abbigliamento, franchising e alimentare. Queste minacce alla proprietà intellettuale prendono di mira soprattutto i nuovi brand che crescono in fretta sui propri store online e sulle piattaforme di e-commerce, quindi una risposta preventiva è indispensabile.

In questo articolo analizziamo i casi di marchi di K-brand registrati in malafede all’estero e presentiamo strategie concrete per proteggere il brand nell’espansione globale.

I temi principali di questo articolo

1. L’importanza della tutela della proprietà intellettuale dei brand attraverso casi reali di marchi di K-brand registrati in malafede

2. Le strategie di tutela dei marchi all’estero che ogni CEO deve conoscere: guida essenziale per brand di bellezza e moda

3. Come contrastare con decisione la registrazione in malafede dei marchi all’estero: il programma pubblico di KOIPA e consigli per prepararsi più facilmente

1. L’importanza della tutela della proprietà intellettuale dei brand attraverso casi reali di marchi di K-brand registrati in malafede

Secondo un’analisi pubblicata di recente dall’Ufficio coreano della proprietà intellettuale (KIPO), negli ultimi 4 anni sono aumentati rapidamente i casi di marchi di brand coreani registrati in malafede in Cina e nel Sud-est asiatico (Vietnam, Thailandia, Indonesia). In particolare i brand nuovi ed emergenti rappresentano l’81,8% dei danni, e nel 69,5% dei casi lo stesso marchio è stato registrato nello stesso settore. Per area geografica, in Cina il 56,3% ha subito danni di questo tipo, e i casi di marchi simili usati in settori diversi arrivano al 27,4%: il rischio si sta allargando.

In particolare la Cina è uno dei paesi in cui i broker di marchi in malafede sono più attivi, e i brand coreani sono tra i più colpiti.

Che cos’è la registrazione in malafede di marchi all’estero e i principali tipi di danno

In Cina i marchi vengono registrati in malafede in diversi modi, e spesso quando l’azienda se ne accorge un’azione legale è già difficile o molto costosa. Le forme tipiche di registrazione in malafede all’estero sono tre: 1) stesso marchio, 2) marchio simile, 3) registrazione per prodotti di altre classi.

I metodi principali dei broker di marchi in malafede in Cina

I broker di marchi in malafede in Cina prendono di mira soprattutto i brand nuovi ed emergenti. In particolare sono bersagli frequenti i brand con un proprio store online, quelli diventati virali sui social e quelli presenti sulle piattaforme di e-commerce.

Il loro metodo è semplice ma devastante. Registrano per primi il marchio di un brand coreano non ancora registrato in Cina e poi, quando il brand prova a espandersi all’estero, lo avvicinano per negoziare la restituzione del marchio.

Il problema è che recuperare il marchio non è facile. Per recuperare un marchio servono almeno 1 anno di procedure e spese legali da qualche milione a decine di milioni di won. E poiché non c’è alcuna garanzia di vincere le azioni di nullità o di decadenza, l’azienda può trovarsi, dopo aver speso tempo e denaro, a dover rinunciare al marchio.

Cosa succede quando ti portano via il marchio? 1) è alto il rischio di perdere la fiducia e il valore costruiti dal brand, 2) le controversie sui marchi possono intralciare la gestione dell’azienda, 3) il marchio registrato in malafede può essere usato per far circolare falsi.

La causa principale di questi problemi è il «principio del primo deposito» (First-to-File Principle). La maggior parte dei paesi segue il principio per cui l’azienda che registra per prima un marchio ne ottiene i diritti esclusivi. Molti broker in malafede lo sfruttano, quindi per proteggere il brand una risposta preventiva è indispensabile.

Vuoi sapere quali paesi seguono il principio del primo deposito? Trovi tutti i dettagli qui.

Scopri con casi concreti come vengono usate davvero le strategie dei broker di marchi in malafede.

Caso reale 1: registrazione dello stesso marchio

Brand di cosmetici A

Per la registrazione in malafede dello stesso marchio, il brand di bellezza A non poteva usare il proprio marchio originale e si è trovato a dover pagare per acquistarlo o a sviluppare un nuovo nome. Preparando l’ingresso in Cina, il brand A ha scoperto che un terzo aveva già registrato lo stesso marchio. A registrare i marchi in malafede non sono solo i broker, ma anche acquirenti, distributori esteri e altre figure. In particolare, più un brand cresce in fretta, più è indispensabile pensare per tempo al deposito dei marchi all’estero per evitare questi rischi.

Caso reale 2: registrazione di un marchio simile

Brand di moda B

Il brand B ha scoperto che in Cina circolavano falsi dei suoi prodotti. Il problema era che un marchio con nome e design simili a quelli di B era già stato depositato. Dopo che B aveva iniziato a vendere sulle piattaforme di e-commerce cinesi, il titolare di quel marchio usava logo e nome quasi identici, creando confusione tra i consumatori. Il risultato ha danneggiato la fiducia nel brand, la sicurezza dei consumatori e le vendite. Per evitare questi danni è indispensabile monitorare di continuo se nei paesi di destinazione vengono registrati marchi simili.

Caso reale 3: registrazione per prodotti di altre classi

Brand lifestyle C

Il brand C, dopo il successo in Corea con oggetti d’arredo, mentre valutava l’ingresso in Cina ha scoperto che lo stesso marchio era già registrato in Cina nella categoria «abbigliamento». Per questo il brand C non ha potuto registrare i prodotti in Cina con il marchio esistente e ha dovuto avviare ulteriori procedure legali.

Consigli per la gestione dei rischi del brand dagli esperti di proprietà intellettuale di MarqVision

Le minacce per un brand che si prepara a espandersi all’estero non si fermano alla registrazione in malafede dei marchi. Non solo online ma anche offline circolano prodotti che copiano tale e quale il design del brand, e nel momento in cui i falsi si diffondono sul mercato anche la fiducia nel brand ne risente. In particolare, senza un marchio registrato le azioni legali diventano difficili e ci sono limiti nel fermare l’uso illecito da parte dei venditori scorretti.

Registrando invece i marchi in anticipo, la tutela dura di base 10 anni ed è una base legale solida in caso di controversie. Nella tutela del brand la chiave è la prevenzione, più della risposta a posteriori. Per ridurre al minimo i rischi sui mercati globali e crescere in modo stabile, la registrazione dei marchi deve essere la priorità.

Nel 2023 l’Ufficio coreano della proprietà intellettuale (KIPO) e la Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) hanno condotto un’indagine sui falsi di brand di moda coreani venduti in Cina e, in collaborazione con le autorità cinesi, hanno scoperto magazzini di falsi e sequestrato 6.155 pezzi. Ma senza un marchio registrato i controlli sul posto e le azioni offline non sarebbero stati possibili.

Per bloccare con efficacia i falsi non solo online ma anche offline, la registrazione dei marchi ormai non è una scelta, ma una necessità.

2. Le strategie di tutela dei marchi all’estero che ogni CEO deve conoscere: guida essenziale per brand di bellezza e moda

1. Prepara per tempo la registrazione dei marchi all’estero

Con i casi reali visti sopra abbiamo esaminato le minacce e i problemi che i brand affrontano. Casi simili sono frequenti in molti paesi, ma soprattutto in Cina l’appropriazione dei brand è molto diffusa. È importante depositare in anticipo i marchi principali, compreso il nome del brand, per eliminare alla radice il rischio di appropriazione. Usa la checklist qui sotto per depositare i marchi all’estero in modo strategico.

Checklist per il deposito dei marchi all’estero:

Nei contratti con i partner esteri includi clausole di tutela della proprietà intellettuale

Serve una verifica preventiva perché i partner esteri non depositino marchi di propria iniziativa o in anticipo, così da evitare costi di cessione.

Registra non solo il nome dell’azienda o del brand, ma anche le linee di prodotto principali e il design delle confezioni

Per i diritti sul design la violazione si valuta confrontando direttamente disegni e prodotto reale, quindi permettono di bloccare con efficacia i falsi. Se il brand usa un aspetto originale della confezione, tessuti o motivi grafici, consigliamo di depositarli in fretta, prima della diffusione sul mercato.

2. Monitora in anticipo i casi di appropriazione del brand all’estero

Anche se non hai ancora piani di espansione all’estero, è importante individuare in anticipo il rischio di registrazioni in malafede e monitorare con regolarità. Così si possono far annullare presto i marchi esteri registrati in malafede o prevenire ulteriori violazioni.

Principali metodi di monitoraggio e risposta

Tutela con il deposito con rivendicazione di priorità

Dopo il deposito del marchio in Corea, presentando entro 6 mesi un deposito con rivendicazione di priorità la data di deposito retroagisce a quella coreana.

Prevenire le registrazioni in malafede con l’opposizione

Contro un marchio registrato in malafede si può presentare opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda.
Con l’opposizione, presentando prove della notorietà del brand e del deposito in malafede, si può far annullare il marchio.

3. Come contrastare con decisione la registrazione in malafede dei marchi all’estero: il programma pubblico di KOIPA e consigli per prepararsi più facilmente

Come abbiamo visto, in un’epoca in cui entrare nei mercati globali è indispensabile, i brand e le aziende in crescita affrontano molte sfide. Una delle prime da risolvere è proprio quella dei marchi registrati in malafede all’estero. Per risolverla ci sono diversi modi, dall’affidarsi a uno studio legale all’usare i programmi di sostegno pubblici.

Con uno studio legale si procede con metodi tradizionali, via telefono, email ed Excel, e i costi possono essere alti. Invece, con i programmi di sostegno pubblici di KOIPA (Korea Intellectual Property Protection Agency) si possono ridurre i costi e risolvere in fretta.

Che cos’è il programma «Risposta alle controversie dei K-brand» di KOIPA?

Il programma di sostegno per la risposta alle controversie dei K-brand è un programma che offre supporto legale e amministrativo per risolvere in fretta le controversie su marchi e design all’estero. (Scopri di più sulla risposta alle controversie dei K-brand)

Il programma in sintesi

Cosa offre: procedure per recuperare i diritti sui marchi registrati in malafede
- Supporto nelle controversie su marchi e design all’estero → procedure amministrative e consulenza legale
- Supporto per cause e opposizioni legate alle controversie → contributo alle spese per le cause presso enti esteri
- Formazione e consulenza sulla tutela della proprietà intellettuale → guide per prevenire le controversie all’estero
A chi si rivolge: piccole e medie imprese che esportano o prevedono di esportare, o che hanno controversie sui marchi

MarqVision è stata selezionata come ente esecutore ufficiale del programma «Risposta alle controversie dei K-brand», e finora oltre 30 brand hanno recuperato con successo i propri marchi all’estero. In particolare, con un team di esperti di controversie sui marchi in Cina, offre una corsia preferenziale per i marchi anteriori, per soluzioni rapide ed efficaci.

In questo articolo abbiamo approfondito il problema dei marchi di K-brand registrati in malafede all’estero e le strategie per risolverlo. Nel prossimo articolo condivideremo la procedura di risposta alle controversie dei K-brand di KOIPA e casi di successo di recupero di marchi con MarqFolio, la soluzione di gestione dei marchi di MarqVision. Se ti serve una risposta rapida ed efficace a una controversia sui marchi all’estero, scopri il programma di sostegno di KOIPA.

Ti serve altro aiuto?

MarqFolio, il servizio di gestione dei marchi di MarqVision, offre una consulenza gratuita in cui gli esperti di proprietà intellettuale definiscono strategie per i marchi all’estero e per lo stesso marchio su misura per ogni azienda. Parla con un esperto di proprietà intellettuale di una strategia per i marchi adatta alla tua azienda. Richiedendo ora una consulenza riceverai anche la newsletter con gli insight sulla proprietà intellettuale.