[Guía de registro de marcas en el extranjero, parte 2] Estrategias de protección de la PI para directivos

Por qué las marcas emergentes deben preparar con antelación el registro de sus marcas en el extranjero

Según el estudio K-BPI de 2024, el 77,8% de las marcas líderes en 234 sectores, que representan alrededor del 71% del PIB de Corea, ya ha salido al mercado global o tiene una influencia considerable en el extranjero. Hoy, salir a los mercados internacionales ya no es una opción, sino una necesidad.

En particular, a medida que crece la influencia global de la cultura coreana, como los K-contents, el K-pop o la K-food, la importancia de la protección de marca es cada vez mayor. En los mercados internacionales, la protección de las marcas (PI) no es una simple medida legal, sino una estrategia clave para proteger el valor de la marca y aumentar la confianza de los consumidores ofreciendo una experiencia de marca coherente.

De hecho, según la Agencia Coreana de Protección de la Propiedad Intelectual, las marcas coreanas registradas sin autorización en China suman ya 17 514 casos, sobre todo en los sectores de cosmética, electrónica, ropa, franquicias y alimentación. Como estas amenazas a la PI tienen como objetivo principal a las marcas nuevas que crecen rápidamente en sus tiendas propias y en plataformas de comercio electrónico, una respuesta preventiva es imprescindible.

En este artículo analizamos casos de registro anticipado no autorizado de marcas en el extranjero que afrontan las K-brands y presentamos estrategias prácticas para proteger la marca con seguridad al salir al mercado global.

Lo que veremos en este artículo

1. La importancia de proteger la PI de la marca a través de casos reales de registro anticipado no autorizado de K-brands

2. Estrategias de protección de marcas en el extranjero que todo directivo debe conocer: guía imprescindible para marcas de belleza y moda

3. Cómo responder con contundencia al registro anticipado no autorizado de marcas en el extranjero: el programa de ayudas públicas de KOIPA y consejos para prepararlo más fácilmente

1. La importancia de proteger la PI de la marca a través de casos reales de registro anticipado no autorizado de K-brands

Según un análisis publicado recientemente por la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, en los últimos cuatro años se han disparado en China y el Sudeste Asiático (Vietnam, Tailandia e Indonesia) los casos de registro anticipado no autorizado de marcas coreanas. En particular, las marcas nuevas y emergentes supusieron el 81,8% del total de los daños, y los casos de registro de una marca idéntica en el mismo sector alcanzaron el 69,5%. Por regiones, en China el 56,3% sufrió este tipo de registro anticipado no autorizado, y el riesgo se extiende hasta el punto de que los casos de uso de marcas similares en otros sectores llegan al 27,4%.

En particular, China es uno de los países donde más activos están los intermediarios malintencionados de marcas que se aprovechan de esta situación, y es donde más daños sufren las marcas coreanas.

Qué es el registro anticipado de marcas en el extranjero y principales tipos de daño

En China las marcas se registran anticipadamente de diversas formas, y cuando la empresa se da cuenta, muchas veces ya es difícil responder legalmente o hacerlo supone un costo considerable. Las formas más habituales de registro anticipado de marcas en el extranjero son tres: 1) marca idéntica, 2) marca similar y 3) registro para productos de otro tipo.

Los principales métodos de los intermediarios malintencionados de marcas en China

Los intermediarios malintencionados de marcas en China tienen como objetivo principal a las marcas nuevas y emergentes. En particular, son blancos habituales las marcas que tienen tienda propia, que se han hecho virales en redes sociales o que venden en plataformas de comercio electrónico.

Su método es sencillo, pero devastador. Registran anticipadamente marcas coreanas que todavía no están registradas en China y, en el momento en que la marca intenta salir al exterior, se acercan para negociar la recuperación de los derechos de marca.

El problema es que recuperar la marca no es fácil. Para recuperar los derechos de marca hacen falta al menos un año de procedimiento y unos costos legales de entre varios millones y varias decenas de millones de wones. Y como no hay garantía de ganar un procedimiento de nulidad o de caducidad, la empresa puede acabar, tras invertir tiempo y dinero, teniendo que renunciar a su marca.

¿Qué pasa si te quitan la marca? 1) Es muy probable que pierdas la confianza y el valor que tu marca ha construido; 2) las disputas de marca pueden alterar el funcionamiento de la empresa; y 3) la marca registrada sin autorización puede usarse para distribuir falsificaciones.

La principal causa de este problema es el principio de “primero en registrar” (First-to-File Principle). La mayoría de los países siguen el principio de primero en registrar, según el cual la empresa que registra primero una marca obtiene los derechos exclusivos sobre ella. Como hay muchos intermediarios malintencionados que se aprovechan de ello, una respuesta preventiva es imprescindible para proteger la marca.

¿Quieres ver qué países aplican el principio de primero en registrar? Descúbrelo en detalle aquí.

Descubre a través de casos concretos cómo se aplican en la práctica las estrategias de los intermediarios malintencionados de marcas.

Caso real 1: registro anticipado de una marca idéntica

Marca de cosmética A

Por el registro anticipado de una marca idéntica, la marca de belleza A no pudo usar su marca original y tuvo que elegir entre pagar un costo adicional para comprar la marca o desarrollar un nuevo nombre. Al preparar su entrada en China, la marca A descubrió que un tercero ya había registrado una marca idéntica. Como en este caso, quien registra una marca de mala fe no siempre es un intermediario malintencionado: también pueden ser compradores, distribuidores en el extranjero u otras personas. Sobre todo para las marcas que crecen rápidamente, es imprescindible plantearse con antelación el registro de marcas en el extranjero para evitar estos riesgos.

Caso real 2: registro anticipado de una marca similar

Marca de moda B

La marca B comprobó que en China circulaban falsificaciones de sus productos. El problema era que ya se había solicitado antes una marca con un nombre y un diseño parecidos a los de B. Después de que la marca B empezara a vender sus productos en plataformas de comercio electrónico chinas, el titular de esa marca usaba un logotipo y un nombre casi idénticos que confundían a los consumidores. Como resultado, se vieron afectadas no solo la confianza en la marca, sino también la seguridad de los consumidores y las ventas. Para evitar estos daños, es imprescindible supervisar de forma continua si se registran marcas similares en los países de destino.

Caso real 3: registro anticipado para otra categoría de productos

Marca de estilo de vida C

Después de triunfar en Corea vendiendo artículos de decoración, la marca C descubrió, mientras se planteaba entrar en China, que ya se había registrado allí una marca idéntica en la categoría de “ropa”. Por ello, la marca C no pudo registrar productos en China con su marca original y tuvo que iniciar procedimientos legales adicionales.

Consejos de gestión del riesgo de marca de los expertos en PI de MarqVision

Las amenazas a las que se enfrentan las marcas que se preparan para salir al exterior no se limitan al registro anticipado no autorizado de sus marcas. No solo online, sino también en el canal físico circulan productos que copian tal cual el diseño de la marca, y en cuanto las falsificaciones se extienden por el mercado, la confianza en la marca se resiente. En particular, sin derechos de marca es difícil responder legalmente, y la capacidad de frenar el uso no autorizado por parte de vendedores malintencionados es limitada.

En cambio, si registras tus marcas de forma preventiva, la protección dura en principio 10 años y supone una base sólida para responder legalmente en caso de disputa. La clave de la protección de marca es la prevención más que la respuesta a posteriori. Para minimizar los riesgos en el mercado global y crecer de forma estable, el registro de marcas debe ser la máxima prioridad.

En 2023, la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea y la Agencia Coreana de Promoción del Comercio y la Inversión (KOTRA) realizaron un estudio sobre las falsificaciones de marcas de moda coreanas que se venden en China y, en colaboración con las autoridades chinas, detectaron un almacén de falsificaciones e incautaron 6155 artículos falsificados. Pero si las marcas no hubieran estado registradas, no habrían sido posibles ni las inspecciones sobre el terreno ni las sanciones en el canal físico.

Para bloquear con eficacia las falsificaciones no solo online, sino también en el canal físico, el registro de marcas ya no es una opción, sino una necesidad.

2. Estrategias de protección de marcas en el extranjero que todo directivo debe conocer: guía imprescindible para marcas de belleza y moda

1. Prepara con antelación el registro de tus marcas en el extranjero

Con los casos reales anteriores hemos visto las amenazas y los problemas a los que se enfrentan las marcas. Estos casos se producen con frecuencia en muchos países, pero los casos de apropiación de marcas son especialmente frecuentes en China. Es importante solicitar de forma preventiva las marcas principales, incluido el nombre de la marca, para eliminar de raíz la posibilidad de apropiación. Solicita tus marcas en el extranjero de forma estratégica con la siguiente lista de comprobación.

Lista de comprobación para solicitar marcas en el extranjero:

1. Incluye cláusulas de protección de la PI en los contratos con socios extranjeros

• Hay que revisar de antemano que los socios extranjeros no presenten solicitudes por su cuenta o de forma anticipada, para evitar costos de cesión.

2. Registra no solo el nombre de la empresa o de la marca, sino también las líneas de producto principales y el diseño de los envases

• Como en los derechos de diseño la infracción se determina comparando directamente los dibujos con el producto real, permiten bloquear con eficacia las falsificaciones. Si la marca usa un aspecto de envase, unos tejidos o unos estampados gráficos originales, te recomendamos presentar la solicitud cuanto antes, antes de su lanzamiento al mercado.

2. Supervisa de antemano los casos de apropiación de tu marca en el extranjero

Aunque todavía no tengas planes de salir al exterior, es importante detectar de antemano el riesgo de registro anticipado y supervisarlo periódicamente. Así podrás anular a tiempo las marcas registradas anticipadamente en el extranjero o prevenir nuevas infracciones.

Principales métodos de supervisión y respuesta

1. Protección mediante solicitudes con reivindicación de prioridad

• Si, después de solicitar la marca en Corea, presentas una solicitud con reivindicación de prioridad en un plazo de 6 meses, la fecha de solicitud se retrotrae a la fecha de la solicitud coreana.

2. Evitar el registro anticipado mediante la oposición

• Contra una marca registrada anticipadamente se puede presentar oposición en los 3 meses siguientes a la publicación de la solicitud.
• Si en la oposición se demuestra la notoriedad de la marca y se aportan pruebas de una solicitud de mala fe, se puede anular la marca registrada anticipadamente.

3. Cómo responder con contundencia al registro anticipado no autorizado de marcas en el extranjero: el programa de ayudas públicas de KOIPA y consejos para prepararlo más fácilmente

Como hemos visto, en una época en la que salir al mercado global es imprescindible, las marcas y empresas en crecimiento se enfrentan a muchos retos. Uno de los primeros que hay que resolver es el de las marcas registradas sin autorización en el extranjero. Para resolverlo hay varias vías, desde actuar a través de una firma de abogados hasta aprovechar los programas de ayudas públicas.

Con una firma de abogados, el proceso se lleva de la forma tradicional, por teléfono, correo electrónico y hojas de Excel, y el costo elevado puede ser una carga. Pero con el programa de ayudas públicas de KOIPA (Agencia Coreana de Protección de la Propiedad Intelectual) es posible resolverlo rápidamente reduciendo costos.

¿Qué es el programa “Respuesta a disputas de K-brands” de KOIPA?

El programa de ayudas para la respuesta a disputas de K-brands es un programa que ofrece apoyo legal y administrativo para resolver con rapidez las disputas de marcas y diseños que surgen en el extranjero. (Más información sobre la respuesta a disputas de K-brands)

Resumen del programa

• Qué incluye: procedimientos para recuperar los derechos sobre las marcas registradas sin autorización
  • Apoyo en la respuesta a disputas de marcas y diseños en el extranjero → procedimientos administrativos y asesoramiento jurídico
  • Apoyo en litigios y oposiciones relacionados con disputas → ayuda para los costos de litigar ante organismos extranjeros
  • Formación y consultoría en protección de la propiedad intelectual → guías para prevenir disputas en el extranjero
• A quién va dirigido: pequeñas y medianas empresas que exportan o van a exportar, o que tienen una disputa de marca

MarqVision ha sido seleccionada como entidad ejecutora oficial del programa “Respuesta a disputas de K-brands”, y hasta ahora más de 30 marcas han recuperado con éxito sus derechos de marca en el extranjero. En particular, junto con un equipo de expertos en disputas de marcas en China, ofrece una vía rápida para responder a las marcas anteriores, lo que permite una resolución rápida y eficaz.

En este artículo hemos tratado en detalle el problema del registro anticipado no autorizado de marcas en el extranjero que afrontan las K-brands y las estrategias para resolverlo. En el próximo artículo compartiremos el proceso de respuesta a disputas de K-brands de KOIPA y casos de éxito reales de recuperación de marcas con MarqFolio, la solución de gestión de marcas de MarqVision. Si necesitas una respuesta rápida y eficaz a una disputa de marca en el extranjero, consulta el programa de ayudas de KOIPA.

¿Necesitas más ayuda?

En MarqFolio, el servicio de gestión de marcas de MarqVision, expertos en PI ofrecen una consultoría gratuita sobre estrategias de marca en el extranjero a medida de cada empresa y estrategias para una misma marca. Consulta con un experto en PI la estrategia de marca adecuada para tu empresa. Si solicitas ya tu consulta, también recibirás nuestro boletín con información sobre PI.