[Guide du dépôt de marque à l’étranger, partie 2] Protéger sa PI : les clés pour les dirigeants

Pourquoi les marques en plein essor doivent préparer tôt leurs dépôts de marque à l’étranger

Selon l’enquête K-BPI 2024, parmi les marques arrivées en tête de 234 secteurs représentant environ 71 % du PIB coréen, 77,8 % se sont implantées à l’international ou y exercent une influence notable. L’expansion internationale n’est plus une option, mais une nécessité.

Avec l’influence mondiale croissante de la culture coréenne (contenus, K-pop, K-food), la protection des marques prend une importance accrue. Sur les marchés étrangers, protéger ses marques (sa PI) n’est pas une simple démarche juridique : c’est une stratégie clé pour préserver la valeur de la marque, offrir une expérience cohérente et renforcer la confiance des consommateurs.

Selon l’Agence coréenne de protection de la propriété intellectuelle (KOIPA), 17 514 marques coréennes au total ont fait l’objet de dépôts abusifs en Chine, en particulier dans les cosmétiques, l’électronique, l’habillement, la franchise et l’alimentation. Ces menaces sur la PI visent surtout les jeunes marques en forte croissance sur leur propre boutique en ligne et les plateformes e-commerce : agir en amont est indispensable.

Dans cet article, nous analysons des cas de dépôts abusifs de marques coréennes à l’étranger et présentons des stratégies concrètes pour protéger votre marque lors de votre expansion internationale.

Au sommaire de cet article

1. Pourquoi protéger la PI de sa marque : des cas réels de dépôts abusifs de marques coréennes

2. Les stratégies de protection des marques à l’étranger que tout dirigeant doit connaître : le guide indispensable des marques de beauté et de mode

3. Répondre fermement aux dépôts abusifs à l’étranger : le programme d’aide publique de la KOIPA et nos conseils pour vous y préparer plus facilement

1. Pourquoi protéger la PI de sa marque : des cas réels de dépôts abusifs de marques coréennes

Selon une analyse récemment publiée par l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), les dépôts abusifs de marques coréennes en Chine et en Asie du Sud-Est (Vietnam, Thaïlande, Indonésie) ont explosé ces quatre dernières années. Les jeunes marques et les marques en plein essor représentent 81,8 % des cas, et dans 69,5 % des cas, la même marque a été déposée dans le même secteur. Par région, 56,3 % de ces dépôts abusifs ont eu lieu en Chine, et les cas de marques similaires utilisées dans d’autres secteurs atteignent 27,4 % : le risque s’étend.

La Chine est en particulier l’un des pays où les courtiers malveillants en marques sont les plus actifs, et les marques coréennes en sont les principales victimes.

Le dépôt abusif à l’étranger : définition et principaux types

En Chine, les marques sont accaparées de multiples façons, et lorsque l’entreprise s’en aperçoit, il est souvent déjà difficile, ou très coûteux, d’agir en justice. Les dépôts abusifs à l’étranger prennent principalement trois formes : 1) la même marque, 2) une marque similaire, 3) un dépôt pour des produits différents.

Les méthodes courantes des courtiers en marques malveillants en Chine

Les courtiers malveillants chinois ciblent surtout les jeunes marques et les marques en plein essor, en particulier celles qui ont leur propre boutique en ligne, qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux ou qui sont présentes sur des plateformes e-commerce.

Leur méthode est simple mais redoutable : ils déposent en Chine la marque d’une entreprise coréenne qui n’y est pas encore enregistrée, puis, dès que la marque tente de s’implanter à l’étranger, ils l’approchent pour négocier la restitution de ses droits.

Le problème, c’est que récupérer sa marque n’est pas simple. Il faut compter au moins un an de procédure et des frais juridiques allant de plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions de wons. Et comme rien ne garantit de gagner une action en nullité ou en déchéance, l’entreprise peut se retrouver, après avoir investi temps et argent, contrainte de renoncer à sa marque.

Que se passe-t-il quand on perd sa marque ? 1) La marque risque fort de perdre la confiance et la valeur qu’elle a bâties ; 2) le litige peut perturber le fonctionnement de l’entreprise ; 3) la marque accaparée peut servir à distribuer des contrefaçons.

La principale cause de ces problèmes est le système du premier déposant. La plupart des pays appliquent le principe selon lequel l’entreprise qui enregistre la première une marque en obtient les droits exclusifs. Beaucoup de courtiers malveillants l’exploitent : pour protéger sa marque, il est indispensable d’agir en amont.

Vous voulez savoir quels pays appliquent le système du premier déposant ? Découvrez-le ici.

Voyez à travers des cas concrets comment ces stratégies de courtiers malveillants sont mises en œuvre.

Cas réel n° 1 : le dépôt de la même marque

La marque de cosmétiques A

À cause d’un dépôt abusif de sa propre marque, la marque de beauté A n’a pas pu utiliser son nom d’origine et a dû soit payer pour racheter la marque, soit créer un nouveau nom. En préparant son entrée en Chine, A a découvert qu’un tiers avait déjà enregistré la même marque. Les auteurs de ces dépôts abusifs ne sont pas toujours des courtiers malveillants : ce peuvent être des acheteurs, des distributeurs exclusifs à l’étranger, etc. Plus une marque croît vite, plus il est indispensable d’envisager tôt ses dépôts à l’étranger pour éviter ces risques.

Cas réel n° 2 : le dépôt d’une marque similaire

La marque de mode B

La marque B a découvert que des contrefaçons de ses produits circulaient en Chine. Le problème : une marque au nom et au design proches de B avait déjà été déposée. Après les débuts de B sur les plateformes e-commerce chinoises, le titulaire de cette marque utilisait un logo et un nom presque identiques, semant la confusion chez les consommateurs. Résultat : la crédibilité de la marque, mais aussi la sécurité des consommateurs et les ventes, en ont souffert. Pour éviter ces préjudices, il est indispensable de surveiller en continu les dépôts de marques similaires dans les pays visés.

Cas réel n° 3 : le dépôt pour une autre catégorie de produits

La marque lifestyle C

Après avoir connu le succès en Corée avec ses objets de décoration, C envisageait de s’implanter en Chine lorsqu’elle a découvert que la même marque y était déjà enregistrée dans la catégorie « vêtements ». C n’a donc pas pu enregistrer ses produits sous sa marque en Chine et a dû engager des procédures juridiques supplémentaires.

Les conseils des experts de la PI de MarqVision pour gérer les risques de votre marque

Les menaces auxquelles font face les marques qui se préparent à l’international ne se limitent pas aux dépôts abusifs. Des produits copiant fidèlement le design de la marque circulent en ligne, mais aussi hors ligne, et dès que des contrefaçons se répandent sur le marché, la crédibilité de la marque en pâtit. Sans droits de marque, il devient difficile d’agir en justice et d’empêcher l’usage non autorisé par des vendeurs malveillants.

À l’inverse, une marque enregistrée en amont est protégée pour une durée de base de dix ans et constitue un fondement solide pour agir en justice en cas de litige. En matière de protection de marque, la prévention compte plus que la réaction. Pour réduire les risques au minimum et croître sereinement sur le marché mondial, le dépôt de vos marques doit être une priorité absolue.

En 2023, le KIPO et l’Agence coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA) ont mené une enquête sur les contrefaçons de marques de mode coréennes vendues en Chine et, en coopération avec les autorités chinoises, ont découvert un entrepôt de contrefaçons et saisi 6 155 articles. Mais sans marque enregistrée, aucune descente ni action hors ligne n’aurait été possible.

Pour bloquer efficacement les contrefaçons, en ligne comme hors ligne, le dépôt de marque n’est plus une option, mais une nécessité.

2. Les stratégies de protection des marques à l’étranger que tout dirigeant doit connaître : le guide indispensable des marques de beauté et de mode

1. Préparez vos dépôts de marque à l’étranger en amont

Les cas réels ci-dessus ont montré les menaces et les problèmes auxquels les marques sont confrontées. Ces cas sont fréquents dans de nombreux pays, mais c’est en Chine que l’usurpation de marques est la plus fréquente. Il est important de déposer en amont vos principales marques, nom de la marque compris, pour couper court à toute usurpation. Suivez la liste de contrôle ci-dessous pour déposer vos marques à l’étranger de façon stratégique.

Liste de contrôle du dépôt de marque à l’étranger :

1. Inclure des clauses de protection de la PI dans les contrats avec vos partenaires étrangers

• Un examen préalable est nécessaire pour éviter que vos partenaires étrangers ne déposent votre marque de leur propre initiative, ce qui vous obligerait à payer pour la récupérer.

2. Enregistrer non seulement le nom de l’entreprise et de la marque, mais aussi vos principales gammes de produits et le design de vos emballages

• Comme l’atteinte à un dessin ou modèle s’apprécie en comparant directement les dessins et le produit réel, ce droit permet de bloquer efficacement les contrefaçons. Si votre marque utilise un emballage, un tissu ou un motif graphique original, nous vous recommandons de déposer rapidement avant toute divulgation au public.

2. Surveillez en amont les usurpations de votre marque à l’étranger

Même sans projet d’expansion internationale immédiat, il est important de détecter en amont les risques de dépôt abusif et de surveiller régulièrement. Vous pourrez ainsi faire annuler tôt une marque déposée abusivement à l’étranger ou prévenir de nouvelles atteintes.

Principales méthodes de surveillance et de réponse

1. Se protéger grâce à la revendication de priorité

• Si vous déposez votre marque en Corée puis effectuez un dépôt revendiquant la priorité dans les 6 mois, la date de dépôt est rétroactivement celle de votre dépôt coréen.

2. Empêcher les dépôts abusifs par l’opposition

• Une marque déposée abusivement peut faire l’objet d’une opposition dans les 3 mois suivant sa publication.
• En apportant la preuve de la notoriété de votre marque et de la mauvaise foi du déposant, l’opposition permet de faire tomber la marque déposée abusivement.

3. Contrer les dépôts abusifs à l’étranger : le programme public de la KOIPA et nos conseils pour vous préparer plus facilement

Comme nous l’avons vu, à l’heure où l’expansion internationale est indispensable, les marques et entreprises en croissance font face à de nombreux défis. L’un des premiers à relever est celui des marques déposées abusivement à l’étranger. Pour le résoudre, plusieurs voies existent, du recours à un cabinet d’avocats à l’utilisation des programmes d’aide publique.

Avec un cabinet d’avocats, la procédure suit des méthodes traditionnelles (téléphone, e-mail, tableurs Excel) et le coût peut être lourd. En revanche, les programmes d’aide publique de la KOIPA (Agence coréenne de protection de la propriété intellectuelle) permettent de régler le problème rapidement, à moindre coût.

Qu’est-ce que le programme « K-Brand Dispute Response » de la KOIPA ?

Le programme d’aide « K-Brand Dispute Response » fournit un appui juridique et administratif pour régler rapidement les litiges de marques et de dessins et modèles à l’étranger. (En savoir plus sur le programme K-Brand Dispute Response)

Présentation du programme

• Aide proposée : procédures de rétablissement des droits sur les marques déposées abusivement
  • Appui dans les litiges de marques et de dessins et modèles à l’étranger → démarches administratives et conseil juridique
  • Appui dans les procès et oppositions liés aux litiges → prise en charge des frais de procédure auprès des institutions étrangères
  • Formation et conseil en protection de la propriété intellectuelle → guides pour prévenir les litiges à l’étranger
• Bénéficiaires : PME et entreprises de taille intermédiaire qui exportent ou prévoient d’exporter, ou qui sont engagées dans un litige de marque

MarqVision a été sélectionnée comme organisme officiel de mise en œuvre du programme « K-Brand Dispute Response », et plus de 30 marques ont déjà récupéré avec succès leurs droits de marque à l’étranger. Avec une équipe d’experts des litiges de marques en Chine, MarqVision propose notamment une procédure accélérée face aux marques antérieures, pour une résolution rapide et efficace.

Dans cet article, nous avons détaillé le problème des dépôts abusifs de marques coréennes à l’étranger et les stratégies pour le résoudre. Dans un prochain article, nous partagerons la procédure « K-Brand Dispute Response » de la KOIPA et des cas réels de marques récupérées grâce à MarqFolio, la solution de gestion des marques de MarqVision. Si vous avez besoin d’une réponse rapide et efficace à un litige de marque à l’étranger, découvrez le programme d’aide de la KOIPA.

Besoin d’aide supplémentaire ?

Avec MarqFolio, le service de gestion des marques de MarqVision, des experts de la PI vous offrent une consultation gratuite sur une stratégie de marque internationale sur mesure et sur une stratégie de marque unifiée. Faites-vous conseiller par un expert de la PI sur la stratégie de marque adaptée à votre entreprise. En demandant une consultation dès maintenant, vous recevrez aussi notre newsletter riche en analyses sur la PI.