[해외 상표 출원 바이블 1편] 미국 시장 진출 첫걸음, 상표권 확보 전략 A to Z

"미국 시장에 진출하고 싶은데, 상표는 어떻게 준비해야 할까요?”

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미국 시장에 성공적으로 진출하려면 첫 관문인 상표권 확보에 주목해야 합니다. 단순한 등록만으로는 상표 보호가 이루어지지 않기 때문인데요. 미국은 ‘사용주의’ 원칙을 따르기 때문에, 상표를 실제로 사용 중이거나 사용할 계획이 있다는 점을 증명해야만 상표권을 인정받을 수 있습니다. 이에, 미국 상표의 기본 원칙을 이해하고, 기업별 상황에 맞춰 철저히 준비하는 것이 필수적입니다.

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이번 블로그에서는 미국 상표 출원 방법을 설명하고, 비즈니스별 출원 전략 팁을 제공합니다.

[1] 미국 상표 출원 방법: 사용주의
[2] 비즈니스별 미국 상표 출원 주의사항
[3] 미국 상표 관련 자주 묻는 FAQ

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[1] 미국 상표 출원 방법: 사용주의

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미국에서 상표 출원의 핵심은 ‘사용주의’입니다. 사용주의는 상표의 실제 사용을 통해서만 상표권이 부여된다는 의미로, 등록만으로 권리를 부여하는 등록주의와는 다릅니다. 즉, 단순히 상표를 출원한다고 해서 권리를 자동으로 얻는 것이 아니라, 상표를 이미 사용 중이거나 앞으로 사용할 계획이 있을 때에만 권리가 인정됩니다. 따라서 적절한 시기에 사용 증거를 준비하고 제출하는 것이 중요합니다.

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✅​ 사용주의 핵심 준비 사항

사용주의에 기반한 출원을 위해서는 다음 두 가지 요소를 전략적으로 준비해야 합니다:

• 지정 상품: 출원하는 상표가 어떤 상품이나 서비스와 관련된 것인지, 이를 매우 구체적이고 명확하게 명시해야 합니다.
• 사용 증거 제출 시기: 상표의 사용 상태에 따라 적절한 시기에 사용 증거를 제출할 수 있어야 합니다.

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지정 상품

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미국 상표청은 출원 상품의 명칭을 매우 구체적으로 요구합니다. 예를 들어, 패션 브랜드가 제25류(의류)로 출원하려 한다면 단순히 ‘의류’라고만 지정하는 것은 부족합니다. 상표가 적용될 구체적인 상품, 예를 들어 ‘티셔츠’, ‘모자’, ‘바지’처럼 구체적인 품목을 상세하게 기재해야 합니다.

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사용 증거 제출 시기

미국에서 상표를 출원할 때는 상표의 사용 상태에 따라 다음과 같이 세 가지 유형으로 구분하여 출원할 수 있습니다:

1. 사용 중: 실제 미국에서 사용 중인 경우‍
2. 사용 예정: 아직 미국에서 사용하지는 않지만, 곧 사용 예정인 경우‍
3. 해외 출원/등록: 이미 출원하거나 등록한 상표를 기반으로 6개월 이내에 미국에 출원하는 경우

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대부분의 경우, 한국에서 상표를 먼저 출원한 후 미국 출원을 고려하게 되는데요. 이때 많은 브랜드가 선택하는 방식이 바로 (3)의 해외 출원/등록 방식입니다. 다만, 이 방식을 선택하려면 상표명과 지정 상품 명칭이 국내에서 출원한 형태와 완벽히 일치해야 하므로, 전문가와 함께 면밀히 검토하는 것을 권고 드립니다.

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[2] 비즈니스별 미국 상표 출원 주의 사항

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1. 이미 미국에서 제품을 판매 중이고, 제품군이 확정되었어요

> [1] 사용 중

미국에서 이미 판매하고 있는 제품이 있고, 제품의 종류가 확실히 정해져 있다면 '사용 중'을 근거로 상표 출원이 가능합니다. 등록 이후 5년 동안은 추가적인 증거 제출이 필요가 없기 때문에 제품군이 확정된 비즈니스라면 안정적으로 권리를 보호할 수 있습니다.

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⚠️ 주의할 점: 출원 시 사용 증거를 제출해야 하므로 현재 판매 중인 제품에 대해서만 출원이 가능하다는 점에서 다소 제한적일 수 있습니다.

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2. 확정은 아니지만, 곧 제품군이나 비즈니스를 확장할 계획이 있어요

> 사용 예정

향후 제품군을 확장할 계획이라면 '사용 예정'으로 출원하는 것이 유리합니다. 예를 들어, 신발을 먼저 출시하고 나중에 가방을 출시할 계획이 있다면, 신발과 가방을 모두 지정상품으로 포함해 출원할 수 있습니다. 만약 가방 출시가 취소되더라도 등록 단계에서 가방만 제외하면 되므로 다양한 상품군을 미리 고려할 수 있습니다.

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또한 출시 계획이 지연되더라도, 사용 증거 제출 기한을 6개월 단위로 최대 4번 연장할 수 있어 총 3년까지 시간을 확보할 수 있습니다.

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⚠️주의할 점: 출원 후 1년 혹은 등록 결정 후 6개월 내에 사용 증거를 별도로 제출해야 하는 번거로움이 있습니다.

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3. 6개월 이내에 국내 상표 출원을 완료했고, 동일한 상표로 미국에서 출원하고 싶어요

> 해외 출원/등록

한국에서 상표를 출원하거나 등록한 후 미국에서도 동일한 상표를 출원하고 싶다면 '해외 출원/등록'을 근거로 미국에 출원이 가능합니다.. 국내에서 이미 출원한 상표를 토대로 비교적 빠르게 미국에서의 상표권을 확보할 수 있습니다.

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⚠️주의할 점: 동일한 상표명만 사용할 수 있습니다. 즉, 한국에서 출원한 상표명과 지정 상품 명칭이 미국 출원에서도 정확히 일치해야 합니다. 한국 기준으로는 등록이 됐더라도 미국 심사 과정에서 상표 명칭 보정을 요구받을 가능성이 있으므로, 준비 단계에서 이를 고려해야 합니다.

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💡같은 상품분류 내에서도 상품별로 상황이 다른 경우에는 어떻게 하면 좋을까요?
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‍예를 들어 3류로 분류되는 화장품 중에서도 토너는 미국에서도 제품을 출시했으나 향수는 런칭 계획만 하고 있다면, 토너는 ‘사용 중’으로 향수는 ‘사용 예정’으로 지정상품에 따라 출원 근거를 다르게 할 수 있습니다.

마크폴리오에서는 출원부터 등록까지의 과정에서 비즈니스별 맞춤 전략을 무료로 전달드립니다. 현재 120개국 이상의 탑티어 로펌 네트워크를 구축하여, 78%의 높은 등록 성공률을 보장하고 있습니다. 또한, 57%의 재방문율을 기록하며 검증된 높은 고객 만족도를 자랑합니다.

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💡사용 증거로는 무엇을 제출해야 하나요?
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상표 사용 시작 날짜와 사용 증거 표본을 포함하여 사용증명서를 제출해야 합니다. 특히 사용 증거는 사전에 확보하시는 것을 권고 드립니다.
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- 상품: 상표가 부착된 제품의 사진, 소프트웨어 다운로드 링크, 제품 매뉴얼, 웹사이트 스크린샷 등이 가능합니다.
- 서비스업: 광고, 브로슈어, 보도자료, 명함, 송장 등을 활용할 수 있습니다. 특히 외식업의 경우, Google Maps나 Yelp 등에서 확인되는 식당 내외부 사진과 메뉴, 위치를 제출하는 것도 가능합니다.

단순 인보이스나 배송 문서는 사용 증거로 인정되지 않으며, 카탈로그는 반드시 주문 정보가 있어야 합니다.

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[3] 미국 상표 관련 자주 묻는 FAQ

Q1. 미국 상표 출원 견적은 어떻게 되나요?

: 2024년 11월 기준 첫 류 $1,250이며, 실시간 견적은 대시보드(링크)에서 확인하실 수 있습니다. 상담을 통해 프로모션이나 류 추가에 대한 조언을 받고 최종 견적을 제공합니다. 마크폴리오는 시장 견적 대비 최소 30% 저렴한 출원 비용을 보장할 뿐만 아니라, 업계 최초로 상표 출원 거절 시 서비스 비용을 100% 환불해 드리는 환불보장제도를 운영하고 있습니다.

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Q2. 출원에서 등록까지 보통 얼마나 걸리나요?

: 일반적으로 미국 상표 출원에서 등록까지는 약 8개월에서 1년 정도 소요됩니다. 심사관의 작업량이나 이의 제기 여부에 따라 더 길어질 수 있습니다.

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Q3. 상표 보호 기간은 얼마인가요?

: 미국에서 상표는 최초 등록일로부터 10년 동안 보호되며, 이후 10년마다 갱신할 수 있습니다.

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Q4. 출원 후 상표의 사용을 중단할 경우 어떻게 되나요?

: 상표를 사용하지 않을 경우, 등록된 상표는 취소될 수 있습니다. 이 경우 사용을 중단하기 전에 갱신이나 취소 절차를 고려해야 합니다.

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Q. 마크폴리오를 통한 미국 상표 출원 절차는 어떻게 되나요?

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미국에 이어 중동, 일본, 중국 등 각 국가별 법규 및 절차는 다음 블로그 글에서 순차적으로 다룰 예정이니 기대해 주세요.

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추가적인 도움이 필요하신가요?

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