[Guide du dépôt de marque à l’étranger, partie 1] Premiers pas aux États-Unis : sécuriser vos droits de marque de A à Z

« Nous voulons nous lancer aux États-Unis : comment préparer notre marque ? »

Pour réussir aux États-Unis, il faut d’abord se pencher sur la première étape : obtenir ses droits de marque. Un simple enregistrement ne suffit pas à protéger une marque. Les États-Unis appliquent le principe de l’« usage » : les droits ne sont reconnus que si l’on prouve que la marque est réellement utilisée ou que l’on a l’intention de l’utiliser. Il est donc indispensable de comprendre les principes de base du droit américain des marques et de se préparer rigoureusement selon la situation de chaque entreprise.

Cet article explique comment déposer une marque aux États-Unis et propose des conseils de stratégie de dépôt selon votre activité.

[1] Déposer une marque aux États-Unis : le principe de l’usage
[2] Points de vigilance selon votre activité
[3] Questions fréquentes sur les marques aux États-Unis

[1] Déposer une marque aux États-Unis : le principe de l’usage

Aux États-Unis, l’élément central du dépôt de marque est le « principe de l’usage ». Ce principe signifie que les droits de marque ne naissent que de l’usage réel de la marque, contrairement au système attributif, où l’enregistrement suffit à conférer des droits. Autrement dit, déposer une marque ne donne pas automatiquement de droits : ceux-ci ne sont reconnus que si la marque est déjà utilisée ou si l’on prévoit de l’utiliser. Il est donc important de préparer et de soumettre des preuves d’usage au bon moment.

Ce qu’il faut préparer selon le principe de l’usage

Pour un dépôt fondé sur le principe de l’usage, deux éléments doivent être préparés de façon stratégique :

• Les produits désignés : il faut indiquer de façon très précise et claire les produits ou services auxquels se rapporte la marque déposée.
• Le moment de soumettre les preuves d’usage : il faut pouvoir soumettre les preuves d’usage au bon moment, selon l’état d’utilisation de la marque.

Les produits désignés

L’office américain des marques exige une désignation très précise des produits. Par exemple, si une marque de mode veut déposer en classe 25 (vêtements), indiquer simplement « vêtements » ne suffit pas. Il faut détailler les produits concrets auxquels la marque s’appliquera, comme « tee-shirts », « casquettes » ou « pantalons ».

Le moment de soumettre les preuves d’usage

Aux États-Unis, on peut déposer une marque selon trois bases, en fonction de l’état d’utilisation de la marque :

1. Usage en cours : la marque est réellement utilisée aux États-Unis
2. Usage prévu : la marque n’est pas encore utilisée aux États-Unis, mais le sera bientôt
3. Dépôt ou enregistrement étranger : dépôt aux États-Unis dans les six mois, sur la base d’une marque déjà déposée ou enregistrée à l’étranger

Dans la plupart des cas, on dépose d’abord sa marque en Corée avant d’envisager les États-Unis. De nombreuses marques choisissent alors la base (3), dépôt ou enregistrement étranger. Cette option exige toutefois que le nom de la marque et la désignation des produits correspondent parfaitement au dépôt coréen : nous recommandons de les examiner attentivement avec un expert.

[2] Dépôt aux États-Unis : points de vigilance selon votre activité

1. Nous vendons déjà aux États-Unis, et notre gamme est définie

> [1] Usage en cours

Si vous vendez déjà des produits aux États-Unis et que leur gamme est bien définie, vous pouvez déposer sur la base de l’« usage en cours ». Aucune preuve supplémentaire n’étant exigée pendant les cinq ans qui suivent l’enregistrement, une entreprise à la gamme définie peut protéger ses droits de façon stable.

Point de vigilance : comme il faut soumettre des preuves d’usage lors du dépôt, seuls les produits actuellement vendus peuvent être couverts, ce qui peut être un peu restrictif.

2. Rien n’est arrêté, mais nous prévoyons bientôt d’élargir notre gamme ou notre activité

> Usage prévu

Si vous prévoyez d’élargir votre gamme, il est préférable de déposer sur la base de l’« usage prévu ». Par exemple, si vous comptez lancer d’abord des chaussures puis des sacs, vous pouvez déposer en désignant à la fois les chaussures et les sacs. Si le lancement des sacs est annulé, il suffit de les retirer au stade de l’enregistrement : vous pouvez donc anticiper de nombreuses catégories de produits.

Et si le lancement prend du retard, le délai de soumission des preuves d’usage peut être prolongé jusqu’à quatre fois, par périodes de six mois, ce qui vous laisse jusqu’à trois ans au total.

Point de vigilance : il faut soumettre séparément des preuves d’usage dans l’année qui suit le dépôt ou dans les six mois qui suivent la décision d’enregistrement, ce qui ajoute une démarche.

3. Nous avons déposé notre marque en Corée il y a moins de six mois, et voulons déposer la même marque aux États-Unis

> Dépôt ou enregistrement étranger

Si vous avez déposé ou enregistré votre marque en Corée et voulez déposer la même marque aux États-Unis, vous pouvez le faire sur la base du « dépôt ou enregistrement étranger ». Vous obtenez ainsi assez rapidement des droits aux États-Unis, à partir de la marque déjà déposée en Corée.

Point de vigilance : seule une marque identique est possible. Autrement dit, le nom de la marque et la désignation des produits doivent correspondre exactement à ceux du dépôt coréen. Même si la marque a été enregistrée en Corée, l’examen américain peut exiger une modification de la désignation : il faut l’anticiper dès la préparation.

Et si, au sein d’une même classe, la situation diffère selon les produits ?

Par exemple, parmi les cosmétiques de la classe 3, si votre lotion tonique est déjà lancée aux États-Unis mais que votre parfum n’en est qu’au stade du projet, vous pouvez déposer la lotion sur la base de l’« usage en cours » et le parfum sur celle de l’« usage prévu » : la base du dépôt peut varier selon les produits désignés.

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Quelles preuves d’usage soumettre ?

Il faut soumettre une déclaration d’usage comprenant la date de début d’utilisation de la marque et des spécimens de preuve d’usage. Nous recommandons de rassembler ces preuves à l’avance.

- Produits : photos de produits portant la marque, liens de téléchargement de logiciels, manuels de produits, captures d’écran de sites web, etc.
- Services : publicités, brochures, communiqués de presse, cartes de visite, factures, etc. Pour la restauration, il est aussi possible de soumettre des photos intérieures et extérieures du restaurant, le menu et l’adresse, tels qu’ils apparaissent sur Google Maps ou Yelp.

Les simples factures ou documents d’expédition ne sont pas acceptés comme preuves d’usage, et les catalogues doivent obligatoirement comporter des informations de commande.

[3] Questions fréquentes sur les marques aux États-Unis

Q1. Combien coûte un dépôt de marque aux États-Unis ?

En novembre 2024, il faut compter 1 250 dollars pour la première classe ; le devis en temps réel est disponible sur le tableau de bord (lien). Après un échange avec vous, nous vous conseillons sur les promotions ou l’ajout de classes et vous remettons un devis final. MarqFolio garantit des frais de dépôt au moins 30 % inférieurs aux prix du marché, et propose, une première dans le secteur, une garantie de remboursement de 100 % des frais de service en cas de refus du dépôt.

Q2. Combien de temps faut-il entre le dépôt et l’enregistrement ?

En général, il faut compter environ huit mois à un an entre le dépôt et l’enregistrement d’une marque aux États-Unis. Le délai peut s’allonger selon la charge de travail de l’examinateur ou en cas d’opposition.

Q3. Quelle est la durée de protection d’une marque ?

Aux États-Unis, une marque est protégée pendant dix ans à compter de son enregistrement initial, puis peut être renouvelée tous les dix ans.

Q4. Que se passe-t-il si l’on cesse d’utiliser la marque après le dépôt ?

Une marque enregistrée qui n’est pas utilisée peut être annulée. Il faut alors envisager les démarches de renouvellement ou d’annulation avant de cesser de l’utiliser.

Q. Comment se déroule un dépôt de marque aux États-Unis avec MarqFolio ?

Après les États-Unis, nous aborderons dans nos prochains articles la réglementation et les procédures de chaque pays : Moyen-Orient, Japon, Chine.

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