[La bibbia dei marchi all’estero, parte 1] Il primo passo negli Stati Uniti: proteggere il marchio dalla A alla Z

«Vogliamo entrare nel mercato statunitense: come dobbiamo preparare il marchio?»

Per entrare con successo negli Stati Uniti bisogna prima di tutto assicurarsi il marchio, perché la semplice registrazione non basta a proteggerlo. Gli Stati Uniti seguono il principio dell’«uso»: i diritti di marchio vengono riconosciuti solo se si dimostra di usare già il marchio o di avere l’intenzione di usarlo. È quindi indispensabile capire i principi di base del marchio statunitense e prepararsi con cura in base alla situazione di ogni azienda.

In questo articolo spieghiamo come depositare un marchio negli Stati Uniti e offriamo consigli di strategia per ogni tipo di business.

[1] Come depositare un marchio negli Stati Uniti: il principio dell’uso
[2] Avvertenze sul deposito negli Stati Uniti per tipo di business
[3] FAQ sui marchi negli Stati Uniti

[1] Come depositare un marchio negli Stati Uniti: il principio dell’uso

Negli Stati Uniti il cuore del deposito di un marchio è il «principio dell’uso». Significa che i diritti di marchio nascono solo dall’uso effettivo del marchio, a differenza del principio della registrazione, in cui il diritto nasce con la sola registrazione. In altre parole, depositare un marchio non dà automaticamente un diritto: il diritto viene riconosciuto solo se il marchio è già in uso o se si intende usarlo. Per questo è importante preparare e presentare le prove d’uso al momento giusto.

Cosa preparare per il principio dell’uso

Per un deposito basato sull’uso bisogna preparare in modo strategico due elementi:

• Prodotti designati: bisogna indicare in modo molto specifico e chiaro a quali prodotti o servizi si riferisce il marchio depositato.
• Momento della presentazione delle prove d’uso: bisogna poter presentare le prove d’uso al momento giusto, in base allo stato d’uso del marchio.

Prodotti designati

L’ufficio marchi statunitense richiede denominazioni dei prodotti molto specifiche. Per esempio, se un brand di moda vuole depositare nella classe 25 (abbigliamento), indicare solo «abbigliamento» non basta. Bisogna elencare nel dettaglio i prodotti concreti a cui si applica il marchio, come «t-shirt», «cappelli» o «pantaloni».

Momento della presentazione delle prove d’uso

Negli Stati Uniti il marchio può essere depositato in tre modi diversi, a seconda dello stato d’uso:

1. In uso: il marchio è già effettivamente in uso negli Stati Uniti
2. Uso previsto: il marchio non è ancora in uso negli Stati Uniti, ma lo sarà presto
3. Deposito/registrazione estera: si deposita negli Stati Uniti entro 6 mesi sulla base di un marchio già depositato o registrato

Nella maggior parte dei casi si deposita prima il marchio in Corea e poi si valuta il deposito negli Stati Uniti. In questo caso molti brand scelgono proprio il deposito/registrazione estera (3). Questa modalità, però, richiede che nome del marchio e denominazione dei prodotti designati coincidano perfettamente con il deposito coreano, quindi consigliamo di verificarli con attenzione insieme a un esperto.

[2] Avvertenze sul deposito negli Stati Uniti per tipo di business

1. Vendiamo già negli Stati Uniti e la nostra gamma di prodotti è definita

> [1] In uso

Se vendi già prodotti negli Stati Uniti e le tipologie sono ben definite, puoi depositare il marchio sulla base dell’«uso in corso». Nei 5 anni successivi alla registrazione non servono altre prove, quindi un business con una gamma definita può proteggere i propri diritti in modo stabile.

Attenzione: al deposito vanno presentate le prove d’uso, quindi si può depositare solo per i prodotti già in vendita, il che può essere un po’ limitante.

2. Non è ancora definito, ma pensiamo di ampliare presto gamma o business

> Uso previsto

Se pensi di ampliare la gamma in futuro, conviene depositare per «uso previsto». Per esempio, se prevedi di lanciare prima le scarpe e poi le borse, puoi includere entrambe tra i prodotti designati. Se il lancio delle borse salta, basta escluderle in fase di registrazione: puoi così considerare in anticipo più categorie di prodotti.

Inoltre, anche se il lancio slitta, la scadenza per presentare le prove d’uso può essere prorogata di 6 mesi alla volta fino a 4 volte, per un totale di 3 anni.

Attenzione: bisogna presentare le prove d’uso separatamente entro 1 anno dal deposito o entro 6 mesi dalla decisione di registrazione, il che è un po’ scomodo.

3. Abbiamo depositato il marchio in Corea negli ultimi 6 mesi e vogliamo depositare lo stesso marchio negli Stati Uniti

> Deposito/registrazione estera

Se hai depositato o registrato il marchio in Corea e vuoi depositare lo stesso marchio negli Stati Uniti, puoi farlo sulla base del «deposito/registrazione estera». Partendo dal marchio già depositato in Corea puoi assicurarti in tempi relativamente brevi i diritti negli Stati Uniti.

Attenzione: puoi usare solo lo stesso nome del marchio. In altre parole, nome del marchio e denominazione dei prodotti designati del deposito coreano devono coincidere esattamente con quelli del deposito statunitense. Anche se in Corea il marchio è stato registrato, durante l’esame negli Stati Uniti potrebbe esserti chiesto di correggere la denominazione, quindi bisogna tenerne conto già in fase di preparazione.

Cosa fare se, nella stessa classe, i prodotti si trovano in situazioni diverse?

Per esempio, tra i cosmetici della classe 3, se il tonico è già in vendita negli Stati Uniti mentre il profumo è solo in programma, puoi depositare il tonico come «in uso» e il profumo come «uso previsto», con basi di deposito diverse a seconda del prodotto designato.
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Cosa bisogna presentare come prova d’uso?

Bisogna presentare una dichiarazione d’uso con la data di inizio dell’uso del marchio e campioni delle prove d’uso. In particolare consigliamo di raccogliere le prove d’uso in anticipo.

- Prodotti: foto dei prodotti con il marchio applicato, link per scaricare il software, manuali dei prodotti, screenshot del sito web e simili.
> - Servizi: pubblicità, brochure, comunicati stampa, biglietti da visita, fatture e simili. Per la ristorazione si possono presentare anche foto degli interni e degli esterni del locale, menu e posizione visibili su Google Maps o Yelp.

Semplici fatture commerciali o documenti di spedizione non valgono come prova d’uso, e i cataloghi devono contenere informazioni per ordinare.

[3] FAQ sui marchi negli Stati Uniti

D1. Quanto costa depositare un marchio negli Stati Uniti?

: A novembre 2024 la prima classe costa $1.250, e il preventivo aggiornato si trova nella dashboard (link). Con una consulenza ricevi consigli su promozioni e classi aggiuntive e il preventivo finale. MarqFolio garantisce costi di deposito inferiori di almeno il 30% ai prezzi di mercato e offre, primo nel settore, una garanzia di rimborso del 100% del costo del servizio se il marchio viene rifiutato.

D2. Quanto tempo serve in genere dal deposito alla registrazione?

: In genere negli Stati Uniti dal deposito alla registrazione servono da circa 8 mesi a 1 anno. Può volerci di più in base al carico di lavoro degli esaminatori o in caso di opposizioni.

D3. Quanto dura la protezione del marchio?

: Negli Stati Uniti il marchio è protetto per 10 anni dalla data della prima registrazione e può poi essere rinnovato ogni 10 anni.

D4. Cosa succede se smetto di usare il marchio dopo il deposito?

: Se il marchio non viene usato, la registrazione può essere cancellata. In questo caso, prima di smettere di usarlo, bisogna valutare le procedure di rinnovo o cancellazione.

D. Com’è il processo di deposito di un marchio negli Stati Uniti con MarqFolio?

Dopo gli Stati Uniti, nei prossimi articoli vedremo una per volta le leggi e le procedure di Medio Oriente, Giappone, Cina e altri paesi.

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