[Guía de registro de marcas en el extranjero, parte 1] El primer paso para entrar en EE. UU.: registro de marcas de la A a la Z

“Quiero entrar en el mercado estadounidense. ¿Cómo preparo mi marca?”

Para entrar con éxito en el mercado estadounidense hay que fijarse en la primera puerta: asegurar los derechos de marca. Y es que el simple registro no basta para proteger la marca. Como Estados Unidos sigue el principio de “uso”, solo se reconocen los derechos de marca si se demuestra que la marca se usa realmente o que hay intención de usarla. Por eso es imprescindible entender los principios básicos de las marcas en Estados Unidos y prepararse a fondo según la situación de cada empresa.

En este artículo explicamos cómo solicitar una marca en Estados Unidos y damos consejos de estrategia de solicitud según el tipo de negocio.

[1] Cómo solicitar una marca en Estados Unidos: el principio de uso
[2] Advertencias para solicitar una marca en Estados Unidos según el tipo de negocio
[3] Preguntas frecuentes sobre las marcas en Estados Unidos

[1] Cómo solicitar una marca en Estados Unidos: el principio de uso

La clave de la solicitud de marcas en Estados Unidos es el “principio de uso”. Significa que los derechos de marca solo se conceden por el uso real de la marca, a diferencia del principio de registro, que otorga los derechos solo con registrarla. Es decir, no basta con solicitar una marca para obtener automáticamente los derechos: solo se reconocen si la marca ya se está usando o hay intención de usarla en el futuro. Por eso es importante preparar y presentar las pruebas de uso en el momento adecuado.

Lo esencial que hay que preparar según el principio de uso

Para una solicitud basada en el principio de uso hay que preparar de forma estratégica estos dos elementos:

• Productos designados: hay que indicar de forma muy concreta y clara con qué productos o servicios se relaciona la marca que se solicita.
• Momento de presentar las pruebas de uso: hay que poder presentar las pruebas de uso en el momento adecuado según el estado de uso de la marca.

Productos designados

La Oficina de Marcas de Estados Unidos exige nombres muy concretos para los productos solicitados. Por ejemplo, si una marca de moda quiere solicitar la clase 25 (ropa), no basta con designar simplemente “ropa”. Hay que detallar los productos concretos a los que se aplicará la marca, como “camisetas”, “gorras” o “pantalones”.

Momento de presentar las pruebas de uso

Al solicitar una marca en Estados Unidos, según el estado de uso de la marca, se puede solicitar de tres formas:

1. En uso: cuando la marca ya se usa en Estados Unidos
2. Uso previsto: cuando la marca aún no se usa en Estados Unidos, pero se usará pronto
3. Solicitud o registro en el extranjero: cuando se solicita en Estados Unidos en un plazo de 6 meses a partir de una marca ya solicitada o registrada

En la mayoría de los casos, se solicita primero la marca en Corea y después se plantea la solicitud en Estados Unidos. Muchas marcas eligen entonces la opción (3), la de solicitud o registro en el extranjero. Pero, para elegirla, el nombre de la marca y los nombres de los productos designados deben coincidir exactamente con los de la solicitud en Corea, por lo que recomendamos revisarlo con detalle junto a un experto.

[2] Advertencias para solicitar una marca en Estados Unidos según el tipo de negocio

1. Ya vendo productos en Estados Unidos y mi gama de productos está definida

> [1] En uso

Si ya vendes productos en Estados Unidos y los tipos de producto están claramente definidos, puedes solicitar la marca con base en el “uso”. Durante los 5 años siguientes al registro no hace falta presentar pruebas adicionales, así que un negocio con una gama de productos definida puede proteger sus derechos de forma estable.

Atención: como hay que presentar las pruebas de uso con la solicitud, solo se pueden solicitar los productos que se venden actualmente, lo que puede resultar algo limitado.

2. No está decidido, pero pienso ampliar pronto mi gama de productos o mi negocio

> Uso previsto

Si piensas ampliar tu gama de productos en el futuro, conviene solicitar con base en el “uso previsto”. Por ejemplo, si piensas lanzar primero calzado y más adelante bolsos, puedes incluir ambos como productos designados en la solicitud. Aunque se cancele el lanzamiento de los bolsos, basta con excluirlos en la fase de registro, así que puedes tener en cuenta de antemano gamas de productos diversas.

Además, aunque se retrase el lanzamiento, el plazo para presentar las pruebas de uso se puede prorrogar hasta 4 veces por periodos de 6 meses, lo que da hasta 3 años en total.

Atención: hay que presentar aparte las pruebas de uso en el plazo de 1 año desde la solicitud o de 6 meses desde la decisión de registro, lo que supone un trámite adicional.

3. He completado la solicitud de marca en Corea hace menos de 6 meses y quiero solicitar la misma marca en Estados Unidos

> Solicitud o registro en el extranjero

Si, tras solicitar o registrar una marca en Corea, quieres solicitar la misma marca en Estados Unidos, puedes hacerlo con base en la “solicitud o registro en el extranjero”. A partir de la marca ya solicitada en Corea, puedes asegurar con relativa rapidez los derechos de marca en Estados Unidos.

Atención: solo se puede usar el mismo nombre de marca. Es decir, el nombre de la marca y los nombres de los productos designados solicitados en Corea deben coincidir exactamente en la solicitud en Estados Unidos. Aunque se haya registrado según los criterios coreanos, es posible que en el examen en Estados Unidos se pida corregir los nombres, así que hay que tenerlo en cuenta en la fase de preparación.

¿Qué hacer si, dentro de una misma clase de productos, la situación es distinta según el producto?

Por ejemplo, si entre los cosméticos de la clase 3 ya has lanzado un tónico en Estados Unidos pero solo tienes planes de lanzar un perfume, puedes usar bases de solicitud distintas según el producto designado: el tónico como “en uso” y el perfume como “uso previsto”.
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¿Qué hay que presentar como prueba de uso?

Hay que presentar una declaración de uso que incluya la fecha de inicio del uso de la marca y muestras de las pruebas de uso. Recomendamos especialmente conseguir las pruebas de uso con antelación.

- Productos: se pueden usar fotos de productos con la marca, enlaces de descarga de software, manuales de producto, capturas del sitio web, etc.
> - Servicios: se pueden usar anuncios, folletos, notas de prensa, tarjetas de visita, facturas, etc. En el caso de la restauración, también se pueden presentar fotos del interior y el exterior del local, el menú y la ubicación tal como aparecen en Google Maps o Yelp.

Las simples facturas o los documentos de envío no se aceptan como prueba de uso, y los catálogos deben incluir obligatoriamente información para hacer pedidos.

[3] Preguntas frecuentes sobre las marcas en Estados Unidos

P1. ¿Cuánto cuesta solicitar una marca en Estados Unidos?

: A noviembre de 2024, la primera clase cuesta 1250 dólares, y puedes consultar el presupuesto en tiempo real en el panel (enlace). En una consulta te asesoramos sobre promociones o clases adicionales y te damos el presupuesto final. MarqFolio no solo garantiza un costo de solicitud al menos un 30% inferior al presupuesto de mercado, sino que además ofrece, por primera vez en el sector, una garantía de reembolso del 100% de la tarifa de servicio si se rechaza la solicitud de marca.

P2. ¿Cuánto se tarda normalmente de la solicitud al registro?

: Por lo general, de la solicitud al registro de una marca en Estados Unidos se tarda entre 8 meses y 1 año. Puede alargarse según la carga de trabajo del examinador o si hay oposiciones.

P3. ¿Cuánto dura la protección de una marca?

: En Estados Unidos, una marca está protegida durante 10 años desde la fecha de registro inicial y después se puede renovar cada 10 años.

P4. ¿Qué pasa si dejo de usar la marca después de solicitarla?

: Si no se usa la marca, la marca registrada puede cancelarse. En ese caso, conviene plantearse los trámites de renovación o cancelación antes de dejar de usarla.

P. ¿Cómo es el proceso de solicitud de una marca en Estados Unidos con MarqFolio?

Tras Estados Unidos, veremos en próximos artículos del blog las leyes y los procedimientos de cada país, como Oriente Medio, Japón o China.

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