Guida dalla A alla Z alla registrazione dei marchi per un’espansione all’estero di successo

Sistemi di registrazione dei marchi diversi da paese a paese: qual è quello giusto per la tua azienda?

Una volta avviata un’attività, la prima cosa da conoscere bene è la registrazione del marchio. È lo strumento legale che permette al tuo brand di essere protetto non solo in Corea, ma anche all’estero.

In questo articolo del blog di MarqVision vediamo la differenza tra il principio del primo deposito (first-to-file) e quello del primo uso (first-to-use) e quali paesi adottano ciascun sistema. I due sistemi stabiliscono, letteralmente, chi ha diritto al marchio: chi lo ha registrato per primo o chi lo ha usato per primo.

Glossario

• Principio del primo deposito (first-to-file): la titolarità spetta all’azienda o alla persona che per prima registra il marchio presso l’amministrazione.
• Principio del primo uso (first-to-use): la titolarità spetta all’azienda o alla persona che per prima usa il marchio.

Capire i diversi sistemi di registrazione aiuta a ridurre al minimo i danni in caso di problemi come violazioni della proprietà intellettuale (IP) e dei marchi, e a preparare gli aspetti più importanti e indispensabili per difendere il valore del brand e far crescere il business.

Il principio del primo deposito (first-to-file)

La titolarità spetta alla persona o all’azienda che per prima registra il marchio presso l’ufficio marchi o l’autorità amministrativa. In altre parole, la titolarità si rivendica sulla base della registrazione presso l’ufficio marchi. Anche se la data d’uso effettivo è diversa, prevale la data di registrazione.

Per esempio, anche se un’altra azienda usava il marchio da prima e più a lungo, è più probabile che la titolarità vada all’azienda o alla persona che ha chiesto per prima la registrazione.

Quali paesi riconoscono la titolarità con il principio del primo deposito?

La maggior parte dei paesi, come Cina, Unione europea e Regno Unito, riconosce i diritti di marchio in base al principio del primo deposito.

Altri paesi sono:

• Argentina
• Brasile
• Colombia
• Cina
• Unione europea
• Francia
• Germania
• Indonesia
• Italia
• Giappone
• Messico
• Nigeria
• Russia
• Spagna
• Corea del Sud
• Turchia
• Regno Unito

Un consiglio pratico

Se pensi di entrare nel mercato cinese, registra prima il marchio e verifica se qualcuno ha già registrato il marchio della tua azienda.

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Il principio del primo uso (first-to-use)

È invece il sistema adottato in paesi come Stati Uniti e Canada, dove la titolarità del marchio va a chi lo ha usato per primo, la cui data prevale.

In questo sistema la titolarità spetta in genere all’azienda o alla persona che può dimostrare di aver usato il marchio con continuità fin dall’inizio. La registrazione presso l’ufficio marchi resta importante per la protezione legale, ma conta soprattutto la data del primo uso.

Per esempio, anche se qualcun altro ha registrato il marchio prima di te, puoi rivendicare la priorità con la tua data di primo uso, opporti alla sua registrazione e proteggere la proprietà intellettuale del brand.

Quali paesi riconoscono la titolarità con il principio del primo uso?

È adottato da meno paesi rispetto al primo deposito, ma grandi economie come Stati Uniti, Canada e Sudafrica riconoscono i diritti di marchio con il principio del primo uso.

Altri paesi sono:

• Canada
• Australia
• Danimarca
• India
• Islanda
• Irlanda
• Israele
• Malesia
• Nuova Zelanda
• Stati Uniti
• Sudafrica

Un consiglio pratico

Se stai pianificando l’ingresso negli Stati Uniti, il tuo brand potrebbe essere già stato registrato lì da altri. Fai una ricerca sul marchio e verifica se la data d’uso della tua azienda precede la data di registrazione.

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Quali sono le eccezioni?

Se pensi di far crescere l’azienda all’estero, fai attenzione a questo punto. Spesso i paesi possono prevedere eccezioni ai sistemi del primo deposito o del primo uso.

Nel Regno Unito, per esempio, il passing off, cioè l’uso ingannevole o non autorizzato di un marchio noto o non registrato, è considerato un illecito generale dalla common law. In altre parole, anche il Regno Unito, che adotta il primo deposito, ammette eccezioni più vicine al primo uso, così che si possa avviare un’attività con più flessibilità prima di tutelare legalmente la proprietà intellettuale (IP).

Allo stesso modo, anche in Spagna i diritti di marchio si riconoscono in genere secondo il principio del primo deposito. Ma se un’azienda o una persona possiede un marchio noto non registrato in Spagna, può opporsi alla registrazione di marchi simili. Questo significa che in Spagna si possono proteggere valore e interessi del brand anche senza registrazione formale.

Questi esempi mostrano bene perché i brand devono studiare il sistema di registrazione e le eccezioni di ogni paese prima di registrare un marchio. In particolare, se stai pensando di espanderti all’estero, la cosa più importante è definire una strategia per proteggere il brand con efficacia, studiando le procedure di registrazione e il sistema più adatto al tuo brand.

In sintesi, per i titolari d’azienda

La differenza tra primo deposito (first-to-file) e primo uso (first-to-use) è in sostanza semplice, ma ha un grande impatto sulla gestione della proprietà intellettuale (IP) dei brand in tutto il mondo.

Per costruire e ampliare il portafoglio di proprietà intellettuale del brand o per entrare in mercati esteri, l’informazione più importante è quale sistema di registrazione usa ogni paese.

Che cos’è un portafoglio di proprietà intellettuale?

È l’insieme dei diritti di proprietà intellettuale detenuti, come brevetti, marchi, disegni e modelli e segreti commerciali; i diritti su cui concentrarsi e la loro composizione cambiano a seconda del tipo di attività.

Il modo migliore per evitare problemi è:

1. Studiare le norme: studia le norme dei paesi che possono essere importanti per l’espansione e la gestione del business.
2. Registrare la proprietà intellettuale (IP): registra la proprietà intellettuale nei paesi con il principio del primo deposito prima di avviare l’attività.
3. Monitorare la proprietà intellettuale (IP): verifica in anticipo se ci sono potenziali problemi di proprietà intellettuale nei paesi su cui vuoi concentrarti.

La cosa più importante è conoscere e rispettare i requisiti legali dei principali paesi, così che i brand siano protetti da future violazioni della proprietà intellettuale e possano gettare le basi per crescere sui mercati esteri.

L’importanza di registrare i marchi all’estero: violazioni dei marchi e della proprietà intellettuale

Con il successo all’estero dei drama e dei contenuti brevi (reel, short), i prodotti dei brand coreani diventano popolari. Ora che la domanda dei mercati esteri è cresciuta, quando la tua azienda si espande negli Stati Uniti, in Canada, in India o in Europa, oltre alla registrazione del marchio ci sono molte cose da preparare. L’errore più frequente è presumere che il paese in cui si vuole entrare usi il principio del primo uso e iniziare subito a vendere senza registrare il marchio.

Questa decisione, però, è la via più breve per danneggiare il tuo brand. In particolare, considerando gli investimenti per l’espansione, le somme spese per aprire negozi online e offline in nuove aree e per il marketing rischiano di andare perse se la proprietà intellettuale (IP) risulta già registrata da qualcun altro.

E se potessi scoprire in tempo l’accaparramento del tuo marchio all’estero?

Ricerca gratuita dei marchi

Proteggere brand e proprietà intellettuale (IP) è importantissimo, soprattutto sui marketplace globali (mercati online) e sul mercato cinese, dove possono sorgere rischi imprevisti in qualsiasi momento. Alle aziende che pianificano di ampliare business e portafoglio di proprietà intellettuale in Corea e all’estero, MarqVision offre la possibilità di cercare gratuitamente i marchi.

Con il servizio gratuito di ricerca dei marchi di MarqVision, proteggere la proprietà intellettuale del brand diventa più semplice, rapido ed efficiente.

Come funziona?

1. Invia i dati dei tuoi marchi: condividi le informazioni dettagliate sui marchi dell’azienda e, sulla base di queste, MarqVision le analizza con la sua tecnologia AI.
2. Scegli i paesi obiettivo e i mercati esteri: individua i paesi in cui vuoi proteggere la proprietà intellettuale e affronta con più facilità, con il servizio di MarqVision, il complesso mondo dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Condividi le tue piattaforme online: ti consigliamo di condividere il sito web o i social dell’azienda. Così MarqVision può offrirti insight più precisi sulle potenziali controversie sui marchi che potrebbero nascere sulle piattaforme online.

Una volta condivise tutte queste informazioni, il team di esperti di MarqVision individua e analizza i potenziali rischi legati ai marchi e aiuta l’azienda a prendere decisioni migliori. Definisci una strategia di tutela della proprietà intellettuale (IP) basata sui dati.