Le guide complet du dépôt de marque pour réussir à l’international

Des systèmes de dépôt de marque différents selon les pays : lequel convient à votre entreprise ?

Une fois votre activité lancée, le dépôt de marque est l’un des premiers sujets à bien connaître. C’est en effet le dispositif juridique qui permet de protéger votre marque, en Corée comme à l’étranger.

Dans cet article, MarqVision explique la différence entre le système du premier déposant (first-to-file) et celui du premier utilisateur (first-to-use), et fait le point sur les pays qui appliquent l’un ou l’autre. Comme leur nom l’indique, ces deux systèmes déterminent qui peut revendiquer les droits sur une marque : celui qui l’a déposée en premier ou celui qui l’a utilisée en premier.

Lexique

• Système du premier déposant (first-to-file) : la propriété revient à l’entreprise ou à la personne qui a enregistré la marque en premier auprès de l’administration.
• Système du premier utilisateur (first-to-use) : la propriété revient à l’entreprise ou à la personne qui a utilisé la marque en premier.

Comprendre ces différents systèmes permet de limiter les préjudices liés aux atteintes à la propriété intellectuelle (PI) et aux droits de marque, et de préparer les éléments les plus importants et les plus indispensables pour préserver la valeur de la marque et faire croître l’activité.

Le système du premier déposant

La propriété est accordée à la personne ou à l’entreprise qui a enregistré la marque en premier auprès de l’office des marques ou d’une autorité administrative. Autrement dit, c’est l’enregistrement auprès de l’office qui fonde la revendication de propriété. Même si la date d’usage réel diffère, c’est la date de dépôt qui prime.

Par exemple, même si une autre entreprise utilisait la marque avant vous et depuis plus longtemps, c’est l’entreprise ou la personne qui a déposé la demande en tout premier qui a le plus de chances d’obtenir la propriété.

Quels pays reconnaissent les droits de marque selon le système du premier déposant ?

La plupart des pays, dont la Chine, l’Union européenne et le Royaume-Uni, reconnaissent les droits de marque selon le système du premier déposant.

En voici quelques-uns :

• Argentine
• Brésil
• Colombie
• Chine
• Union européenne
• France
• Allemagne
• Indonésie
• Italie
• Japon
• Mexique
• Nigeria
• Russie
• Espagne
• Corée du Sud
• Turquie
• Royaume-Uni

Conseil pratique

Si vous prévoyez de vous lancer sur le marché chinois, déposez d’abord votre marque et vérifiez qu’elle n’a pas déjà été enregistrée par quelqu’un d’autre.

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Le système du premier utilisateur

À l’inverse, ce système, appliqué notamment aux États-Unis et au Canada, accorde la propriété en donnant la priorité à la date du premier usage de la marque.

Dans ce système, c’est généralement l’entreprise ou la personne capable de prouver un usage continu de la marque dès l’origine qui en obtient la propriété. L’enregistrement auprès de l’office reste important pour la protection juridique, mais l’accent est mis sur la date du premier usage.

Par exemple, si quelqu’un a déposé la marque avant vous, votre date de premier usage peut vous permettre de revendiquer la priorité, de contester son enregistrement et de protéger la propriété intellectuelle de votre marque.

Quels pays reconnaissent les droits de marque selon le système du premier utilisateur ?

Moins de pays l’appliquent que le système du premier déposant, mais de grandes économies comme les États-Unis, le Canada ou l’Afrique du Sud reconnaissent les droits de marque selon le système du premier utilisateur.

En voici quelques-uns :

• Canada
• Australie
• Danemark
• Inde
• Islande
• Irlande
• Israël
• Malaisie
• Nouvelle-Zélande
• États-Unis
• Afrique du Sud

Conseil pratique

Si vous préparez une stratégie d’entrée sur le marché américain, votre marque y a peut-être déjà été déposée par quelqu’un d’autre. Faites impérativement une recherche de marque et vérifiez si votre date d’usage est antérieure à la date de dépôt.

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Quelles sont les exceptions ?

Si vous comptez faire croître votre entreprise à l’international, ce point mérite toute votre attention. Certains pays peuvent en effet accorder des exceptions à leur système, qu’il s’agisse du premier déposant ou du premier utilisateur.

Au Royaume-Uni, par exemple, le passing off, c’est-à-dire l’usage trompeur ou non autorisé d’une marque notoire ou non enregistrée, est un délit civil général reconnu par la common law. Autrement dit, même au Royaume-Uni, qui applique le système du premier déposant, des exceptions proches du système du premier utilisateur permettent de lancer une activité plus souplement avant d’avoir juridiquement établi sa propriété intellectuelle (PI).

De même, en Espagne, les droits de marque sont en principe reconnus selon le système du premier déposant. Mais une entreprise ou une personne qui détient une marque notoire non enregistrée en Espagne peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque similaire. Autrement dit, en Espagne, il est possible de protéger la valeur ou les intérêts d’une marque même sans enregistrement officiel.

Ces exemples montrent bien pourquoi les marques doivent étudier le système de dépôt de chaque pays et ses exceptions avant de déposer. Si vous dirigez une entreprise et envisagez de vous développer à l’international, il est plus important que tout d’étudier les procédures de dépôt et le système adapté à votre marque pour bâtir une stratégie de protection efficace.

L’essentiel pour les dirigeants

La différence entre le système du premier déposant et celui du premier utilisateur est simple sur le fond, mais elle pèse lourdement sur la gestion de la propriété intellectuelle (PI) des marques dans le monde.

Pour bâtir et étendre votre portefeuille de PI ou vous lancer à l’international, l’information la plus indispensable est de savoir quel système de dépôt de marque s’applique dans chaque pays.

Qu’est-ce qu’un portefeuille de PI ?

C’est l’ensemble des droits détenus sur la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, secrets d’affaires, etc.) ; les droits sur lesquels se concentrer et leur composition varient selon le type d’activité.

Pour éviter ces situations, le mieux est de :

1. Étudier la réglementation : se renseigner sur la réglementation des pays qui peuvent compter pour le développement et le fonctionnement de votre activité.
2. Enregistrer votre propriété intellectuelle (PI) : enregistrer votre PI dans les pays appliquant le système du premier déposant avant d’y lancer votre activité.
3. Surveiller votre propriété intellectuelle (PI) : vérifier à l’avance s’il existe des problèmes potentiels de propriété intellectuelle dans les pays que vous ciblez.

L’essentiel est de bien connaître et de respecter les exigences juridiques des grands pays, pour protéger les marques des atteintes à la propriété intellectuelle qui pourraient survenir et poser les bases de leur croissance à l’étranger.

Pourquoi déposer sa marque à l’étranger : les atteintes aux droits de marque et à la PI

Avec le succès à l’étranger des séries et des formats courts (Reels, Shorts), les produits des marques coréennes (K-brands) gagnent en popularité. À l’heure où la demande étrangère augmente, les dirigeants qui étendent leur activité aux États-Unis, au Canada, en Inde ou en Europe ont bien des choses à préparer en plus du dépôt de marque. L’erreur la plus fréquente consiste à supposer que le pays visé applique le système du premier utilisateur, et à commencer à vendre sans déposer la marque.

Or cette décision est le plus court chemin pour nuire à votre marque. En particulier, compte tenu de vos investissements dans l’expansion de la marque, l’ouverture de boutiques en ligne et physiques dans une nouvelle région et les dépenses marketing pour faire connaître la marque pourraient être perdues si quelqu’un a déjà enregistré cette propriété intellectuelle (PI).

Et si vous pouviez repérer tôt les dépôts abusifs de votre marque à l’étranger ?

Lancez une recherche d’antériorité gratuite

On ne soulignera jamais assez l’importance de protéger sa marque et sa propriété intellectuelle (PI), surtout sur les marketplaces mondiales et en Chine, où des risques imprévus peuvent surgir à tout moment. MarqVision offre aux entreprises qui prévoient d’étendre leur activité et leur portefeuille de PI, en Corée comme à l’étranger, la possibilité de rechercher gratuitement leurs marques.

Le service de recherche de marques gratuit de MarqVision vous permet de protéger la PI de votre marque plus simplement, plus rapidement et plus efficacement.

Comment ça marche ?

1. Communiquez vos marques : partagez les informations détaillées sur les marques de votre entreprise ; MarqVision les analyse grâce à son IA.
2. Choisissez vos pays cibles et vos marchés d’expansion : indiquez les pays où vous voulez protéger votre propriété intellectuelle, et le service de MarqVision vous aide à vous repérer plus facilement dans l’univers complexe des droits de propriété intellectuelle.
3. Partagez vos plateformes en ligne : nous vous recommandons de partager le site web ou les réseaux sociaux de votre entreprise. MarqVision pourra ainsi vous fournir des analyses plus précises sur les litiges de marque susceptibles de survenir à l’avenir sur les plateformes en ligne.

Une fois toutes ces informations partagées, l’équipe d’experts de MarqVision identifie et analyse les risques potentiels liés à vos marques pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Bâtissez votre stratégie de protection de la propriété intellectuelle (PI) sur des décisions fondées sur les données.