성공적인 해외 진출 위한 상표등록 가이드 A-Z

국가별로 다른 현지 상표등록 시스템, 우리 기업엔 뭐가 맞을까?

비즈니스를 시작한 후 가장 먼저 잘 알아야 하는 부분이 상표등록입니다. 여러분들의 브랜드가 우리나라 국내에서뿐만 아니라 해외에서도 보호받을 수 있게 해주는 법적 장치이기 때문인데요.

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오늘 마크비전 블로그에서는 상표등록 선출원주의(first-to-file)와 선사용주의(first-to-use)의 차이점을 알아보고 각각 어느 국가에서 상표등록 시스템이 채택되고 있는지 정리해 보려고 합니다. 두 상표등록 시스템은 말 그대로 누가 상표권에 대한 권리를 가져갈 수 있는지를 결정하는데 - 먼저 상표를 등록한 사람인지 혹은 먼저 상표를 사용한 사람을 기준으로 구분합니다.

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용어 정리

• 상표등록 선출원주의 (first-to-file) : 상표를 최초로 행정 등록한 기업 혹은 개인에게 소유권이 주어짐.
• 상표등록 선사용주의 (first-to-use) : 상표를 먼저 사용한 기업 혹은 개인에게 소유권이 주어짐.

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각기 다른 상표등록 시스템의 이해를 통해 지식 재산(IP)과 상표권 침해와 같은 여러 문제에서 피해를 최소화할 수 있고, 브랜드의 가치를 지키고 비즈니스를 성장시킬 수 있는 가장 중요하고 필수적인 부분들을 준비할 수 있습니다.

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상표등록 선출원주의 (first-to-file)

상표를 특허청 혹은 행정 기관에 최초로 등록한 개인 및 기업에게 소유권이 부여됩니다. 다시 말하면, 특허청 등록을 기준으로 상표 소유권을 주장할 수 있습니다. 상표등록 후 실제 사용일과 달라도 상표등록 날짜가 가장 우선시됩니다.

예를 들면, 다른 기업이 먼저 상표를 더 오랜 기간 사용하고 있었다 해도, 가장 먼저 최초로 상표등록을 신청한 기업 혹은 개인이 소유권을 받을 가능성이 더 높습니다.

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상표권 선출원주의를 채택해 소유권을 인정해주는 국가는 어디일까요?

중국, 유럽 연합, 영국 등의 대부분 국가 상표등록 선출원주의를 채택해 상표권을 인정하고 있습니다.

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그 외의 국가들은 아래와 같습니다.

• 아르헨티나
• 브라질
• 콜롬비아
• 중국
• 유럽 연합
• 프랑스
• 독일
• 인도네시아
• 이탈리아
• 일본
• 멕시코
• 나이지리아
• 러시아
• 스페인
• 한국
• 터키
• 영국

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💡활용팁!

중국 시장으로 진출을 계획하고 계신다면, 먼저 상표등록을 진행하시고 혹시라도 먼저 등록된 우리 기업의 상표가 있는지 확인해 보세요!

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선사용주의 (first-to-use)

반면, 미국, 캐나다와 같은 국가들에서 채택되어 사용되고 있는 시스템이며, 상표권을 가장 먼저 사용한 날짜가 우선시 되어 소유권이 부여됩니다.

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위 상표등록 시스템에서는 초기에 지속해서 상표를 사용한 것을 증명할 수 있는 기업 혹은 개인이 일반적으로 상표 소유권을 가지게 됩니다. 특허청에 상표등록은 여전히 법적 보호를 위해 중요하지만, 그래도 최초 사용일에 중점을 두고 있습니다.

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예를 들어, 만약 다른 사람이 여러분보다 상표등록을 먼저 했다 해도, 여러분의 최초 사용일이 우선권을 주장할 수 있으며 그들의 상표등록에 이의제기할 수 있고 브랜드 지식재산을 보호할 수 있습니다.

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상표권 선사용주의를 채택해 소유권을 인정해주는 국가는 어디일까요?

상표권 선출원주의보다는 적은 국가에서 채택하고 있습니다만, 미국, 캐나다, 남아프리카 등의 주요 경제국들에서 상표등록 선사용주의 시스템으로 상표권을 인정하고 있습니다.

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그 외의 국가들은 아래와 같습니다.

• 캐나다
• 호주
• 덴마크
• 인도
• 아이스란드
• 아일랜드
• 이스라엘
• 말레이시아
• 뉴질랜드
• 미국
• 남아프리카

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💡활용팁!

미국 진출 전략을 계획하고 있다면 우리 브랜드가 미국에서 선등록된 상표일 수도 있습니다. 꼭 상표 조회를 해보신 후 상표등록일보다 우리 기업의 사용일이 먼저인지도 확인해 보세요.

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예외 사례는 뭐가 있을까요?

해외 진출을 통해 기업의 성장을 계획하고 계신다면, 이 부분을 주목하셔야 합니다. 종종 다른 국가들이 상표등록 기준인 선출원주의 혹은 선사용주의 상표권 시스템에 예외를 줄 수 있다는 것입니다.

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한 사례로, 영국의 경우 널리 알려진 상표나 미등록된 상표를 기만적으로 혹은 무단으로 사용하려는 사칭 행위(Passing off)는 보통법(common law)에서 일반적인 불법행위로 규정하고 있습니다. 다시 말해, 상표권 선출원주의 시스템을 사용하는 영국에서도 사람들이 지식 재산(IP)을 법적으로 확립하기 이전에 사업을 더 유연하게 시작할 수 있도록 상표등록 선사용주의 시스템에 더 가까운 예외들을 허용하고 있습니다.

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비슷한 사례로, 스페인에서도 상표권은 일반적으로 선출원주의 상표등록 시스템에 따라 인정됩니다. 그러나, 만약 기업 혹은 개인이 스페인에 등록되지 않은 잘 알려진 상표를 보유하고 있다면, 유사한 상표권 등록에 반대할 수 있습니다. 다시 말해, 스페인에서는 공식 등록 없이도 브랜드의 가치나 이익을 보호할 수 있다는 의미이기도 합니다.

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언급된 예시들을 통해 상표등록 전에 브랜드들이 왜 특정 국가의 상표등록 시스템과 예외 사례들을 리서치해야 하는지 충분히 파악하셨을 것 같습니다. 특히나 기업 대표님들이 사업 확장을 위해 해외 진출을 염두에 두고 계신다면, 상표권 등록 절차나 브랜드에 맞는 상표등록 시스템의 리서치를 통해 효과적으로 브랜드를 보호할 수 있도록 전략을 세우시는 게 다른 무엇보다 중요합니다.

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기업 대표님을 위한 핵심 정리

상표등록 선출원주의(first-to-file)와 선사용주의(first-to-use) 시스템 간의 차이는 본질적으로 간단하지만, 전 세계적으로 브랜드의 지식 재산(IP) 관리에 큰 영향을 미칩니다.

자사의 브랜드 IP 포트폴리오를 구축하고 확장하거나 해외 시장으로 진출하는 데 가장 필수적인 정보는 특정 국가에서 어떤 상표등록 시스템이 사용되는지입니다.

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IP 포트폴리오란?

지식 재산에 포함되는 특허, 상표, 디자인, 영업 비밀 등에 대한 권리 보유 현황을 의미하며, 사업의 종류에 따라 집중해야 하는 권리와 구성들이 다릅니다.

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이런 상황을 피할 수 있는 최고의 방법은

1. 규제 리서치: 비즈니스 확장과 운영에 중요할 수 있는 국가의 규제에 관해 리서치를 진행합니다.
2. 지식 재산(IP) 등록: 비즈니스를 시작하기 전에 상표등록 선출원주의 시스템을 사용하는 국가에서 지식 재산(IP) 등록합니다.
3. 지식 재산(IP) 모니터링: 주력하고자 하는 국가에서 지식재산권과 관련된 잠재적인 문제가 있는지 미리 확인합니다.

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주요 국가들에서의 법적 요건들을 잘 파악하고 준수하여, 브랜드들이 앞으로 일어날 수 있는 지식재산권 침해 문제로부터 보호받고 해외 시장에서의 성장을 위한 기초 마련에 도움이 될 수 있게 하는 것이 가장 중요합니다.

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해외 상표등록의 중요성 - 상표권, 지식재산권 침해와 그 문제는?

해외에서 드라마나 숏폼 콘텐츠(릴스, 쇼츠)들이 유행하게 되면서 한국 브랜드(K-브랜드) 제품들이 인기를 얻고 있습니다. 해외 시장의 수요도 높이진 지금 우리 기업이 미국, 캐나다, 인도, 유럽 등으로 비즈니스 확장을 할 때, 기업 대표는 상표등록뿐만 아니라 준비해야 할 부분들이 많으실 겁니다. 이때 가장 많이 실수하는 부분들이 사람들은 진출하려는 국가가 상표등록 선사용주의 시스템을 사용할 거로 추측해 상표등록을 하지 않고 바로 영업을 진행한다는 점입니다.

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하지만, 이 결정은 여러분의 브랜드를 해칠 수 있는 지름길입니다. 특히, 브랜드 확장을 위해 투자한 부분들을 고려하면, 새로운 지역에 온/오프라인 상점을 개설하고, 브랜드를 알리기 위해 마케팅 비용으로 지출된 금액들이 누군가가 이미 등록된 지식 재산(IP)이어서 빼앗기는 상황으로 될 수 있습니다.

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해외 상표 선점 피해, 조기에 발견할 수 있다면?

무료로 상표 조회하기

브랜드와 지식 재산(IP)을 보호하는 것은 강조해도 모자랄 만큼 중요한데요, 특히나 글로벌 마켓플레이스(온라인 시장)와 중국 시장에서는 언제든지 예상하지 못한 위험이 발생할 수 있으니까요. 국내외 사업과 IP 포트폴리오 확장을 계획하고 계신 기업에 마크 비전에서는 무료로 상표권을 검색할 기회를 제공하고 있습니다.

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마크비전 무료 상표 검색 서비스를 통해 브랜드 IP(지식 재산)를 보호하는 과정을 좀 더 쉽고 빠르게 그리고 효율적으로 진행하실 수 있습니다.

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진행 과정이 궁금하시다면?

1. 자사의 상표권 제출: 기업의 상표권과 관련된 자세한 정보들을 공유해주시면, 그 정보들을 바탕으로 마크비전 AI 기술로 분석을 진행합니다.
2. 타켓 국가 및 해외 진출 시장 선택: 기업의 지식 재산을 보호하고 싶은 국가들을 특정한 후 마크비전 서비스를 통해 지식 재산권의 복잡한 세계를 더욱 쉽게 다루실 수 있습니다.
3. 자사의 온라인 플랫폼 공유: 기업의 웹사이트 또는 소셜미디어를 공유해 주시는 것을 권장하고 있습니다. 이를 통해 마크비전에 앞으로 온라인 플랫폼에서 일어날 수 있는 잠재적인 상표권 분쟁에 대해 좀 더 정확한 인사이트 제공할 수 있습니다.

위에 언급된 정보들을 모두 공유하셨다면, 전문가로 구성된 마크비전 팀에서 상표권과 관련해 잠재 위험 요소들을 파악하고 분석하여 기업이 좀 더 나은 결정을 할 수 있도록 돕는 서비스를 제공하고 있습니다. 데이터 기반의 의사결정을 통해 기업의 지식 재산(IP) 보호 전략을 세워보세요.