Guía completa de registro de marcas para una expansión internacional exitosa

Cada país tiene su propio sistema de registro de marcas: ¿cuál le conviene a tu empresa?

Una de las primeras cosas que hay que conocer bien al poner en marcha un negocio es el registro de marcas. Es el mecanismo legal que permite proteger tu marca no solo en tu país, sino también en el extranjero.

Hoy, en el blog de MarqVision, vamos a ver la diferencia entre los sistemas de registro de marcas basados en el principio de primero en registrar (first-to-file) y en el de primero en usar (first-to-use), y qué países aplican cada uno. Como su nombre indica, ambos sistemas determinan quién puede obtener los derechos sobre una marca, según se tome como criterio quién registró primero la marca o quién la usó primero.

Glosario

• Primero en registrar (first-to-file): la titularidad corresponde a la empresa o persona que registró primero la marca ante la administración.
• Primero en usar (first-to-use): la titularidad corresponde a la empresa o persona que usó primero la marca.

Entender los distintos sistemas de registro de marcas te permite minimizar los daños de problemas como las infracciones de propiedad intelectual (PI) y de marca, y preparar los aspectos más importantes e imprescindibles para proteger el valor de tu marca y hacer crecer tu negocio.

Sistema de prioridad de solicitud (first-to-file)

La titularidad se concede a la persona o empresa que registra primero la marca ante la oficina de marcas o el organismo administrativo correspondiente. Dicho de otro modo, la titularidad de la marca se puede reclamar en función del registro ante la oficina de marcas. Aunque la fecha de uso real sea distinta, prevalece la fecha de registro de la marca.

Por ejemplo, aunque otra empresa llevara más tiempo usando la marca, la empresa o persona que solicitó el registro en primer lugar tiene más posibilidades de obtener la titularidad.

¿Qué países reconocen la titularidad según el principio de primero en registrar?

La mayoría de los países, como China, la Unión Europea y el Reino Unido, reconocen los derechos de marca según el sistema de primero en registrar.

Estos son algunos de esos países:

• Argentina
• Brasil
• Colombia
• China
• Unión Europea
• Francia
• Alemania
• Indonesia
• Italia
• Japón
• México
• Nigeria
• Rusia
• España
• Corea del Sur
• Turquía
• Reino Unido

Consejo práctico

Si piensas entrar en el mercado chino, registra antes tu marca y comprueba si alguien ya ha registrado la marca de tu empresa.

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Sistema de prioridad de uso (first-to-use)

En cambio, este es el sistema que aplican países como Estados Unidos y Canadá, y en él la titularidad se concede según la fecha en que se usó la marca por primera vez.

En este sistema, suele obtener la titularidad de la marca la empresa o persona que puede demostrar un uso continuado de la marca desde el principio. El registro ante la oficina de marcas sigue siendo importante para la protección legal, pero el peso recae en la fecha del primer uso.

Por ejemplo, aunque otra persona registre la marca antes que tú, puedes reclamar prioridad por tu fecha de primer uso, oponerte a su registro y proteger la propiedad intelectual de tu marca.

¿Qué países reconocen la titularidad según el principio de primero en usar?

Lo aplican menos países que el sistema de primero en registrar, pero grandes economías como Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica reconocen los derechos de marca según el sistema de primero en usar.

Estos son algunos de esos países:

• Canadá
• Australia
• Dinamarca
• India
• Islandia
• Irlanda
• Israel
• Malasia
• Nueva Zelanda
• Estados Unidos
• Sudáfrica

Consejo práctico

Si estás planificando tu estrategia para entrar en Estados Unidos, puede que tu marca ya esté registrada allí por otra persona. Haz una búsqueda de marcas y comprueba también si la fecha de uso de tu empresa es anterior a la fecha de registro.

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¿Qué excepciones existen?

Si planeas hacer crecer tu empresa saliendo al exterior, presta atención a este punto. A menudo, los países pueden establecer excepciones a su sistema de registro de marcas, ya sea de primero en registrar o de primero en usar.

Por ejemplo, en el Reino Unido, la usurpación de identidad comercial (passing off), es decir, el intento de usar de forma engañosa o sin autorización una marca notoria o no registrada, está tipificada como un ilícito civil general en el common law. Dicho de otro modo, incluso el Reino Unido, que aplica el sistema de primero en registrar, admite excepciones más cercanas al sistema de primero en usar para que las personas puedan empezar un negocio con más flexibilidad antes de establecer legalmente su propiedad intelectual (PI).

De forma parecida, en España los derechos de marca se reconocen en general según el sistema de primero en registrar. Sin embargo, si una empresa o persona posee una marca notoria no registrada en España, puede oponerse al registro de una marca similar. Es decir, en España también es posible proteger el valor o los intereses de una marca sin un registro oficial.

Con estos ejemplos, seguro que ya ves por qué las marcas deben investigar el sistema de registro de cada país y sus excepciones antes de registrar una marca. Sobre todo si, como directivo, te planteas salir al exterior para ampliar tu negocio, lo más importante es definir una estrategia para proteger tu marca con eficacia investigando el procedimiento de registro y el sistema de registro adecuado para tu marca.

Resumen clave para directivos

La diferencia entre los sistemas de primero en registrar (first-to-file) y de primero en usar (first-to-use) es sencilla en esencia, pero tiene un gran impacto en la gestión de la propiedad intelectual (PI) de las marcas en todo el mundo.

La información más imprescindible para construir y ampliar la cartera de PI de tu marca o para salir a mercados internacionales es qué sistema de registro de marcas se aplica en cada país.

¿Qué es una cartera de PI?

Es el conjunto de derechos que se poseen sobre patentes, marcas, diseños, secretos comerciales y otros elementos de la propiedad intelectual; los derechos en los que hay que centrarse y su composición varían según el tipo de negocio.

La mejor forma de evitar estas situaciones es:

1. Investigar la regulación: investiga la regulación de los países que pueden ser importantes para la expansión y el funcionamiento de tu negocio.
2. Registrar la propiedad intelectual (PI): registra tu propiedad intelectual (PI) en los países con sistema de primero en registrar antes de empezar a operar.
3. Supervisar la propiedad intelectual (PI): comprueba de antemano si hay posibles problemas relacionados con los derechos de propiedad intelectual en los países en los que quieres centrarte.

Lo más importante es conocer bien y cumplir los requisitos legales de los principales países, para que las marcas estén protegidas frente a futuras infracciones de propiedad intelectual y puedan sentar las bases de su crecimiento en los mercados internacionales.

La importancia del registro de marcas en el extranjero: infracciones de marca y de PI y sus problemas

Con la popularidad de las series y los contenidos de formato corto (Reels, Shorts) en el extranjero, los productos de marcas coreanas (K-brands) están ganando seguidores. Ahora que la demanda en los mercados internacionales ha crecido, cuando tu empresa amplía su negocio a Estados Unidos, Canadá, India, Europa y otros mercados, como directivo tendrás que preparar muchas cosas además del registro de marcas. Uno de los errores más frecuentes es suponer que el país de destino aplica el sistema de primero en usar y empezar a vender directamente sin registrar la marca.

Pero esa decisión es un atajo para dañar tu marca. Sobre todo si tienes en cuenta lo que has invertido en la expansión: el dinero gastado en abrir tiendas online y físicas en una nueva región y en marketing para dar a conocer la marca puede perderse si alguien ya ha registrado esa propiedad intelectual (PI).

¿Y si pudieras detectar a tiempo el registro anticipado de tu marca en el extranjero?

Busca tus marcas gratis

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de proteger tu marca y tu propiedad intelectual (PI), sobre todo porque en los marketplaces globales y en el mercado chino pueden surgir riesgos inesperados en cualquier momento. MarqVision ofrece a las empresas que planean ampliar su negocio y su cartera de PI, dentro y fuera de su país, la oportunidad de buscar sus marcas de forma gratuita.

Con el servicio gratuito de búsqueda de marcas de MarqVision, puedes proteger la PI (propiedad intelectual) de tu marca de forma más sencilla, rápida y eficiente.

¿Quieres saber cómo funciona?

1. Envía tus marcas: comparte la información detallada sobre las marcas de tu empresa y la analizaremos con la tecnología de IA de MarqVision.
2. Elige los países objetivo y los mercados de expansión: indica los países en los que quieres proteger la propiedad intelectual de tu empresa y gestiona con más facilidad el complejo mundo de los derechos de PI con el servicio de MarqVision.
3. Comparte tus plataformas online: te recomendamos compartir el sitio web o las redes sociales de tu empresa. Así MarqVision podrá ofrecerte información más precisa sobre posibles conflictos de marca que puedan surgir en las plataformas online.

Una vez compartida toda esta información, el equipo de expertos de MarqVision identifica y analiza los posibles riesgos relacionados con tus marcas para ayudar a tu empresa a tomar mejores decisiones. Define la estrategia de protección de la propiedad intelectual (PI) de tu empresa con decisiones basadas en datos.