Paródia ou infração? O caso do brinquedo para cachorro da Jack Daniel's

Uma disputa recente entre a Jack Daniel’s e a VIP Products levantou questões intrigantes sobre paródia e os limites da infração de marca.

A Jack Daniel’s entrou com uma ação por infração de marca contra a VIP Products por causa do seu brinquedo para cachorro “Bad Spaniel’s”. O brinquedo claramente parodia o produto emblemático da Jack Daniel’s, transformando “Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey” em “The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet” (algo como “o número 2 no seu tapete do Tennessee”), além de imitar o conjunto-imagem protegido do formato da garrafa.

Em decisão unânime, a Suprema Corte dos EUA decidiu que a proteção especial da Primeira Emenda não se aplicava a esse caso.

A juíza Elena Kagan anunciou a conclusão da corte: a acusada de infração, a VIP Products, usou as marcas para indicar a origem dos próprios produtos, e não para se valer da proteção não comercial associada à paródia ou ao comentário.

A Corte destacou que o uso de uma marca não ganha automaticamente status não comercial só porque parodia ou comenta os produtos de outra empresa.

O teste Rogers

O teste Rogers é um critério jurídico usado para avaliar alegações de infração de marca em casos que envolvem obras expressivas protegidas pela Primeira Emenda. Ele determina se o uso de uma marca nessas obras se qualifica como expressão protegida ou se constitui infração de marca.

Para levar adiante uma alegação de infração de marca, o autor precisa mostrar que a marca usada não tem relevância artística para a obra ou que ela engana explicitamente sobre a origem ou o conteúdo da obra. O Tribunal de Apelações do Nono Circuito considerou o brinquedo Bad Spaniels uma obra expressiva e aplicou o teste Rogers à alegação de infração da Jack Daniel’s.

A Suprema Corte, porém, discordou desse uso do teste Rogers. Como o uso da marca e do conjunto-imagem Bad Spaniels pela VIP foi considerado comercial, e não puramente expressivo, a Suprema Corte decidiu que o teste seria inadequado para o caso.

A Suprema Corte declarou:

“Não decidimos se o teste Rogers é adequado em algum caso, nem até onde vai a exclusão do ‘uso não comercial’. Quanto à infração, decidimos apenas que o teste Rogers não se aplica quando o uso contestado de uma marca é como marca. Quanto à diluição, decidimos apenas que a exclusão não comercial não protege a paródia ou outro comentário quando o uso da marca também identifica a origem. Não é coincidência que as nossas duas decisões dependam de o uso de uma marca cumprir uma função de indicação de origem. A Lei Lanham torna esse fato crucial, no seu esforço para garantir que os consumidores saibam de onde vêm os produtos.”

A questão da expressividade?

O brinquedo para cachorro altera só um pouco a marca da Jack Daniel’s, e o conjunto-imagem que protege o formato da garrafa quase não foi alterado. Como paródia, ele por definição não pode mudar demais a marca original, senão ficaria irreconhecível para o público-alvo. Com isso, o item não é nem de longe expressivo o bastante para resistir às alegações de infração de marca.

Como produto, o brinquedo de apertar tinha um objetivo muito claro: ser vendido no comércio. A VIP Products tinha invocado as proteções da liberdade de expressão para o seu produto, mas a exclusão de responsabilidade por diluição da Lei Lanham só cobre o uso não comercial de uma marca. Por isso, o uso legítimo das marcas foi considerado inaplicável nesse caso.

Quando as marcas são usadas em “discurso comercial” para promover a venda de produtos ou serviços, elas recebem só um nível limitado de proteção pela Primeira Emenda.

A Lei Lanham não protege o uso da marca de terceiros quando ele pode causar confusão sobre a identificação da origem, um ponto que a própria VIP Products admitiu.

O objetivo central do direito de marcas é evitar a confusão do consumidor sobre a origem de um produto. Nos casos em que uma marca é usada de forma a causar confusão, diluição ou depreciação, os tribunais têm menos chance de considerar o uso uma obra expressiva.

No caso do Bad Spaniel, a corte observou a semelhança impressionante entre o brinquedo e a garrafa original da Jack Daniel’s, o que dificultou para a VIP Products argumentar contra a probabilidade de confusão do consumidor.

O que vem pela frente

A disputa do brinquedo para cachorro da Jack Daniel’s pode ter aberto as portas para casos parecidos envolvendo a VIP Products e outras marcas famosas.

O Bad Spaniel’s não é o único item do catálogo da VIP Products que pode gerar alegações de infração de marca, já que a empresa continua a vender produtos que parodiam outras marcas, incluindo Mountain Dew, Heineken, Coca Cola e Guinness.

Embora a VIP Products certamente vá sentir a perda do brinquedo Bad Spaniel’s no seu catálogo, é interessante notar que a Jack Daniel’s acabou sofrendo, sem querer, um “efeito Streisand” durante a batalha judicial, já que a disputa atraiu muita atenção e pode ter ampliado a visibilidade da VIP Products. As buscas online por termos como “Bad Spaniels” e “Jack Daniels Dog Toy” tiveram picos significativos desde novembro do ano passado. Defender suas marcas na Justiça e, com isso, dar tanta visibilidade a um item potencialmente infrator é, sem dúvida, uma armadilha que as marcas devem ter em mente.

Esse caso serve de lembrete de que os titulares de marcas precisam estar atentos à proteção das suas marcas, já que os limites da obra expressiva e da paródia são subjetivos e dependem dos fatos de cada caso.

Futuras disputas de marcas podem lançar luz sobre o cenário em evolução do direito de marcas e sobre o delicado equilíbrio entre a proteção da liberdade de expressão e da criação e os direitos dos titulares de PI.