¿Parodia o infracción? Análisis del caso de marca del juguete para perros de Jack Daniel's
Analizamos la disputa de marca por el juguete para perros de Jack Daniel's: la parodia, la infracción, el test Rogers y los límites del derecho de marcas.
Ryan Williams4 min de lectura
Una reciente disputa de marca entre Jack Daniel’s y VIP Products ha planteado preguntas interesantes sobre la parodia y los límites de la infracción de marca.
Jack Daniel’s demandó por infracción de marca a VIP Products por su juguete para perros “Bad Spaniel’s”. El juguete parodia claramente el producto estrella de Jack Daniel’s: convierte “Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey” en “The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet” y reproduce la imagen comercial protegida de la forma de la botella.
En una decisión unánime, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la protección especial de la Primera Enmienda no se aplicaba en este caso.
La jueza Elena Kagan anunció que el alto tribunal había concluido que el presunto infractor, VIP Products, usaba las marcas para designar el origen de sus propios productos, y no se beneficiaba de la protección no comercial asociada a la parodia o el comentario.
El Tribunal subrayó que el uso de una marca no adquiere automáticamente carácter no comercial solo porque parodie o comente los productos de otro.
El test Rogers
El test Rogers es un criterio jurídico que se usa para evaluar las reclamaciones por infracción de marca en casos de obras expresivas protegidas por la Primera Enmienda. Determina si el uso de una marca en esas obras es un discurso protegido o constituye una infracción de marca.
Para seguir adelante con una reclamación por infracción de marca, el demandante debe demostrar que la marca usada no tiene relevancia artística para la obra o que induce expresamente a error sobre el origen o el contenido de la obra. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito consideró el juguete Bad Spaniels una obra expresiva y aplicó el test Rogers a la reclamación de Jack Daniel’s.
Sin embargo, el Tribunal Supremo discrepó de este uso del test Rogers. Como el uso de la marca y la imagen comercial de Bad Spaniels por parte de VIP se consideró comercial y no puramente expresivo, el Tribunal Supremo decidió que el test no era adecuado para este caso.
El Tribunal Supremo declaró:
“No decidimos si el test Rogers es adecuado en algún caso, ni hasta dónde llega la exclusión por ‘uso no comercial’. En cuanto a la infracción, solo sostenemos que Rogers no se aplica cuando el uso impugnado de una marca es un uso como marca. En cuanto a la dilución, solo sostenemos que la exclusión no comercial no ampara la parodia u otro comentario cuando su uso de una marca identifica igualmente el origen. No es casualidad que ambas conclusiones dependan de si el uso de una marca cumple una función de designación del origen. La Ley Lanham hace que ese hecho sea crucial, en su empeño por garantizar que los consumidores puedan saber de dónde proceden los productos.”
¿Una cuestión de expresividad?
El juguete para perros altera solo ligeramente la marca de Jack Daniel’s, y la imagen comercial que protege la forma de su botella apenas se modificó. Como artículo de parodia, por definición no puede cambiar demasiado la marca original, porque si no su público objetivo no la reconocería. Como resultado, el artículo no es ni de lejos lo bastante expresivo para resistir las alegaciones de infracción de marca.
Como producto, el juguete sonoro para perros tenía un propósito muy claro: venderse en el mercado. VIP Products había alegado la protección de la libertad de expresión para su producto, pero la exclusión de responsabilidad por dilución de la Ley Lanham solo cubre el uso no comercial de una marca. Por tanto, se consideró que el uso legítimo de las marcas no era aplicable en este caso.
Cuando las marcas se usan en el “discurso comercial” para promover la venta de productos o servicios, solo reciben un nivel limitado de protección bajo la Primera Enmienda.
La Ley Lanham no protege el uso de la marca de un tercero cuando puede causar confusión sobre la identificación del origen, algo que VIP Products ha reconocido.
El propósito central del derecho de marcas es evitar la confusión del consumidor sobre el origen de un producto. Cuando una marca se usa de forma que causa confusión, dilución o desprestigio, es menos probable que los tribunales consideren ese uso una obra expresiva.
En el caso de Bad Spaniel, el tribunal señaló el llamativo parecido entre el juguete y la botella original de Jack Daniel’s, lo que le ponía difícil a VIP Products negar la probabilidad de confusión del consumidor.
Mirando al futuro
La disputa por el juguete para perros de Jack Daniel’s puede haber abierto la puerta a casos similares con VIP Products y otras marcas famosas.
Bad Spaniel’s no es el único artículo del catálogo de VIP Products que podría dar lugar a acusaciones de infracción de marca, ya que la empresa sigue vendiendo productos que parodian otras marcas, como Mountain Dew, Heineken, Coca Cola o Guinness.
Aunque VIP Products sin duda notará perder el juguete Bad Spaniel’s de su catálogo, es curioso que Jack Daniel’s haya sufrido sin querer un “efecto Streisand” durante la batalla legal, ya que la disputa atrajo mucha atención y pudo amplificar la visibilidad de VIP Products. Las búsquedas online de términos como “Bad Spaniels” o “Jack Daniels Dog Toy” han registrado picos importantes desde noviembre del año pasado. Que una marca que intenta defender sus propias marcas ante los tribunales pueda generar tanta notoriedad pública para un artículo potencialmente infractor es sin duda un riesgo que las marcas deben tener en cuenta.
Este caso recuerda que los titulares de marcas deben vigilar con atención la protección de sus marcas, porque los límites de la obra expresiva y la parodia son subjetivos y dependen de los hechos concretos.
Las futuras disputas de marcas podrán arrojar luz sobre la evolución del derecho de marcas y el delicado equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la creatividad y los derechos de los titulares de PI.
