Parodia o violazione? Il caso del giocattolo per cani di Jack Daniel’s

Una recente controversia sui marchi tra Jack Daniel’s e VIP Products ha sollevato interessanti interrogativi sulla parodia e sui limiti della violazione di marchio.

Jack Daniel’s ha fatto causa a VIP Products per violazione di marchio a causa del giocattolo per cani «Bad Spaniel’s». Il giocattolo parodia chiaramente il prodotto simbolo di Jack Daniel’s, trasformando «Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey» in «The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet», e riprende anche il trade dress protetto della forma della bottiglia.

Con una decisione unanime, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che in questo caso non si applicava la tutela speciale del Primo Emendamento.

La giudice Elena Kagan ha annunciato che la Corte ha ritenuto che il presunto autore della violazione, VIP Products, avesse usato i marchi per indicare l’origine dei propri prodotti, e non potesse quindi godere della tutela per uso non commerciale associata alla parodia o al commento.

La Corte ha sottolineato che l’uso di un marchio non acquisisce automaticamente natura non commerciale solo perché parodia o commenta i prodotti altrui.

Il test Rogers

Il test Rogers è un criterio giuridico usato per valutare le domande per violazione di marchio nei casi che riguardano opere espressive tutelate dal Primo Emendamento. Stabilisce se l’uso di un marchio in queste opere costituisce un’espressione tutelata o una violazione di marchio.

Per proseguire con una domanda per violazione di marchio, il ricorrente deve dimostrare che il marchio usato non ha alcuna rilevanza artistica per l’opera oppure che induce esplicitamente in errore sull’origine o sul contenuto dell’opera. La Corte d’appello del Nono Circuito aveva considerato il giocattolo Bad Spaniels un’opera espressiva e aveva applicato il test Rogers alla domanda di Jack Daniel’s.

La Corte Suprema, però, non ha condiviso questo uso del test Rogers. Poiché l’uso del marchio e del trade dress Bad Spaniels da parte di VIP era considerato commerciale e non puramente espressivo, la Corte Suprema ha stabilito che il test non fosse appropriato per questo caso.

La Corte Suprema ha dichiarato:

«Non decidiamo se il test Rogers sia mai appropriato, né fin dove arrivi l’esclusione per “uso non commerciale”. Quanto alla violazione, ci limitiamo a stabilire che il test Rogers non si applica quando il marchio contestato è usato come marchio. Quanto alla diluizione, ci limitiamo a stabilire che l’esclusione per uso non commerciale non protegge la parodia o altri commenti quando l’uso del marchio serve allo stesso modo a identificare l’origine. Non è un caso che entrambe le nostre decisioni dipendano dal fatto che l’uso di un marchio svolga una funzione di indicazione dell’origine. Il Lanham Act rende questo elemento cruciale, nel suo intento di garantire che i consumatori possano capire da dove provengono i prodotti.»

Una questione di espressività?

Il giocattolo per cani modifica solo leggermente il marchio di Jack Daniel’s, e il trade dress che protegge la forma della bottiglia è stato modificato appena. Come articolo parodistico, per definizione non può cambiare troppo il marchio originale, altrimenti il pubblico di riferimento non lo riconoscerebbe. Di conseguenza, l’articolo non è abbastanza espressivo da reggere di fronte alle contestazioni per violazione di marchio.

Come prodotto, il giocattolo sonoro per cani aveva uno scopo molto chiaro: essere venduto. VIP Products aveva invocato per il suo prodotto la tutela della libertà di espressione, ma l’esclusione dalla responsabilità per diluizione prevista dal Lanham Act copre solo l’uso non commerciale di un marchio. Perciò l’uso lecito dei marchi è stato ritenuto non applicabile in questo caso.

Quando i marchi sono usati in un «discorso commerciale» per promuovere la vendita di prodotti o servizi, ricevono dal Primo Emendamento una tutela solo limitata.

Il Lanham Act non tutela l’uso del marchio di un terzo quando può generare confusione sull’origine, un punto che VIP Products ha ammesso.

Lo scopo essenziale del diritto dei marchi è evitare che i consumatori si confondano sull’origine di un prodotto. Quando un marchio è usato in modo da causare confusione, diluizione o svilimento, i tribunali sono meno propensi a considerare quell’uso un’opera espressiva.

Nel caso di Bad Spaniel, la Corte ha rilevato la sorprendente somiglianza tra il giocattolo e la bottiglia originale di Jack Daniel’s, il che rendeva difficile per VIP Products contestare il rischio di confusione per i consumatori.

Guardando avanti

La controversia sul giocattolo per cani di Jack Daniel’s potrebbe aver aperto la strada a casi simili che coinvolgono VIP Products e altri brand famosi.

Bad Spaniel’s non è l’unico articolo del catalogo di VIP Products che potrebbe suscitare accuse di violazione di marchio: l’azienda continua a vendere prodotti che parodiano altri brand, tra cui Mountain Dew, Heineken, Coca Cola e Guinness.

VIP Products sentirà certamente il colpo della perdita del giocattolo Bad Spaniel’s dal catalogo, ma è interessante notare che durante la battaglia legale Jack Daniel’s ha involontariamente subito un «effetto Streisand»: la controversia ha attirato molta attenzione e potrebbe aver amplificato la visibilità di VIP Products. Le ricerche online di termini come «Bad Spaniels» e «Jack Daniels Dog Toy» hanno registrato picchi significativi da novembre dello scorso anno. Che un brand impegnato a difendere i propri marchi in tribunale possa suscitare una tale notorietà per un articolo potenzialmente in violazione è certamente un’insidia di cui i brand devono tenere conto.

Questo caso ricorda che i titolari di marchi devono vigilare attentamente sui propri marchi, perché i confini tra opera espressiva e parodia sono soggettivi e dipendono dai fatti.

Le future controversie sui marchi potranno fare luce sull’evoluzione del diritto dei marchi e sul delicato equilibrio tra la tutela della libertà di parola e di espressione creativa e i diritti dei titolari di proprietà intellettuale.