Parodie ou contrefaçon ? Retour sur l’affaire du jouet pour chien de Jack Daniel’s
Analyse du litige de marque autour du jouet pour chien de Jack Daniel’s : parodie, contrefaçon, test de Rogers et limites du droit des marques.
Ryan Williams4 min de lecture
Un récent litige de marque entre Jack Daniel’s et VIP Products a soulevé des questions passionnantes sur la parodie et les limites de la contrefaçon de marque.
Jack Daniel’s a engagé une action en contrefaçon de marque contre VIP Products pour son jouet pour chien « Bad Spaniel’s ». Le jouet parodie clairement le produit phare de Jack Daniel’s en transformant « Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey » en « The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet », et reprend l’habillage commercial protégé de la forme de la bouteille.
Par une décision unanime, la Cour suprême des États-Unis a jugé que la protection particulière du Premier Amendement ne s’appliquait pas en l’espèce.
La juge Elena Kagan a annoncé que la Cour avait estimé que le contrefacteur présumé, VIP Products, utilisait les marques pour désigner l’origine de ses propres produits, et ne pouvait donc pas bénéficier de la protection non commerciale associée à la parodie ou au commentaire.
La Cour a souligné que l’usage d’une marque n’acquiert pas automatiquement un caractère non commercial au seul motif qu’il parodie ou commente les produits d’autrui.
Le test de Rogers
Le test de Rogers est un critère juridique utilisé pour examiner les actions en contrefaçon de marque dans les affaires impliquant des œuvres expressives protégées par le Premier Amendement. Il détermine si l’usage d’une marque dans de telles œuvres relève de la liberté d’expression protégée ou constitue une contrefaçon de marque.
Pour poursuivre une action en contrefaçon de marque, le demandeur doit démontrer soit que la marque utilisée n’a aucune pertinence artistique pour l’œuvre, soit qu’elle induit explicitement en erreur sur l’origine ou le contenu de l’œuvre. La Cour d’appel du neuvième circuit avait considéré le jouet Bad Spaniels comme une œuvre expressive et appliqué le test de Rogers à l’action en contrefaçon de Jack Daniel’s.
La Cour suprême, en revanche, a désapprouvé ce recours au test de Rogers. L’usage de la marque et de l’habillage commercial Bad Spaniels par VIP étant considéré comme commercial et non purement expressif, la Cour suprême a jugé que le test n’était pas adapté à cette affaire.
La Cour suprême a déclaré :
« Nous ne décidons pas si le test de Rogers est approprié dans certains cas, ni jusqu’où s’étend l’exclusion relative à “l’usage non commercial”. En matière de contrefaçon, nous jugeons seulement que le test de Rogers ne s’applique pas lorsque l’usage contesté d’une marque est un usage en tant que marque. En matière de dilution, nous jugeons seulement que l’exclusion non commerciale ne protège pas la parodie ou tout autre commentaire lorsque son usage d’une marque sert de la même façon à identifier l’origine. Ce n’est pas un hasard si nos deux décisions dépendent de la question de savoir si l’usage d’une marque remplit une fonction de désignation de l’origine. Le Lanham Act rend ce point déterminant, dans son souci de garantir que les consommateurs puissent savoir d’où viennent les produits. »
La question du caractère expressif ?
Le jouet pour chien ne modifie que légèrement la marque Jack Daniel’s, et l’habillage commercial qui protège la forme de sa bouteille n’a quasiment pas été modifié. En tant qu’article parodique, il ne peut, par définition, trop s’éloigner de la marque d’origine, sinon son public cible ne la reconnaîtrait plus. Par conséquent, l’article est loin d’être assez expressif pour résister aux accusations de contrefaçon de marque.
En tant que produit, le jouet couineur pour chien avait un but très clair : être vendu dans le commerce. VIP Products avait invoqué la liberté d’expression pour son produit, mais l’exclusion de responsabilité pour dilution prévue par le Lanham Act ne couvre que l’usage non commercial d’une marque. L’usage loyal des marques a donc été jugé inapplicable en l’espèce.
Lorsque des marques sont employées dans un « discours commercial » pour promouvoir la vente de produits ou de services, elles ne bénéficient que d’une protection limitée au titre du Premier Amendement.
Le Lanham Act ne protège pas l’usage de la marque d’un tiers lorsqu’il peut créer une confusion quant à l’identification de l’origine, un point que VIP Products a concédé.
L’objectif central du droit des marques est d’éviter toute confusion des consommateurs quant à l’origine d’un produit. Lorsqu’une marque est utilisée d’une façon qui crée une confusion, une dilution ou un ternissement, les tribunaux sont moins enclins à considérer cet usage comme une œuvre expressive.
Dans le cas de Bad Spaniel, la Cour a relevé la ressemblance frappante entre le jouet et la bouteille originale de Jack Daniel’s, ce qui rendait difficile pour VIP Products de contester le risque de confusion des consommateurs.
Perspectives
Le litige autour du jouet pour chien de Jack Daniel’s pourrait ouvrir la voie à des affaires similaires impliquant VIP Products et d’autres marques célèbres.
Bad Spaniel’s n’est pas le seul article du catalogue de VIP Products susceptible de donner lieu à des accusations de contrefaçon de marque, car l’entreprise continue de vendre des produits destinés à parodier d’autres marques, dont Mountain Dew, Heineken, Coca Cola et Guinness.
Si VIP Products ressentira sans doute durement le retrait du jouet Bad Spaniel’s de son catalogue, il est intéressant de noter que Jack Daniel’s a involontairement subi un « effet Streisand » pendant la bataille judiciaire : le litige a attiré une attention considérable et a pu accroître la visibilité de VIP Products. Les recherches en ligne pour des termes comme « Bad Spaniels » ou « Jack Daniels Dog Toy » ont fortement augmenté depuis novembre dernier. Qu’une marque qui défend ses propres marques en justice puisse ainsi faire connaître au grand public un article potentiellement contrefaisant est assurément un piège dont les marques doivent avoir conscience.
Cette affaire rappelle que les titulaires de marques doivent rester vigilants dans la protection de leurs marques, car les frontières de l’œuvre expressive et de la parodie sont subjectives et dépendent des faits de chaque espèce.
Les futurs litiges de marques pourraient éclairer l’évolution du droit des marques et le délicat équilibre entre la protection de la liberté d’expression et de la création d’une part, et les droits des titulaires de PI d’autre part.
