Primo deposito o primo uso: i diritti sul marchio, guida di luglio 2026
Definizioni chiare dei sistemi basati sul primo deposito e sul primo uso del marchio, con un quadro completo paese per paese (luglio 2026).
Ryan Williams4 min di lettura
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Un solo giorno di differenza nel deposito di un marchio può decidere se il tuo brand ti appartiene in un mercato estero o se lo perdi del tutto a favore di un concorrente. Per registrare i marchi, capire il quadro giuridico del tuo paese e dei paesi esteri è importante per la brand protection nazionale e internazionale. Ogni paese adotta uno di due sistemi, il «primo deposito» (first-to-file) o il «primo uso» (first-to-use), e il sistema applicato stabilisce chi ottiene i diritti su un marchio: chi lo registra per primo presso l’ufficio nazionale della proprietà intellettuale o chi inizia per primo a usarlo in commercio.
In breve:
- Nei paesi basati sul primo deposito, come Cina, UE e Regno Unito, vince chi registra per primo: l’uso precedente non offre alcuna difesa legale
- L’accaparramento di marchi ne è la conseguenza diretta: terzi registrano il tuo marchio prima che tu entri sul mercato, costringendoti a costosi rebranding o contenziosi
- L’USPTO adotta un sistema basato sul primo uso, quindi l’uso commerciale precedente ti permette di contestare chi ha depositato prima di te, ma serve comunque una registrazione federale per la priorità su tutto il territorio nazionale
- Anche i paesi basati sul primo deposito prevedono eccezioni: la dottrina del «passing off» del Regno Unito riconosce diritti limitati ai titolari di marchi non registrati, quindi serve una ricerca paese per paese
- MarqVision offre scansioni gratuite dei marchi per individuare i conflitti di proprietà intellettuale nei mercati di destinazione prima di impegnarti nell’espansione
In un sistema basato sul primo deposito, i diritti sul marchio spettano alla prima persona o azienda che lo registra presso l’ufficio della proprietà intellettuale.
Al contrario, in un sistema basato sul primo uso, la titolarità spetta alla persona o azienda che usa per prima il marchio in commercio.
Il sistema basato sul primo deposito
In questo sistema i diritti su un marchio spettano alla prima persona che deposita la domanda di marchio presso l’autorità competente.
In altre parole, la registrazione presso l’ufficio marchi è il fattore principale che determina la titolarità. La priorità va alla data di deposito, non all’uso effettivo del marchio in commercio.
Anche se un’altra azienda usa il marchio da più tempo, è probabile che i diritti legali sul marchio vadano a chi riesce a depositare per primo la domanda.
L’accaparramento di marchi (trademark squatting) è la pratica di registrare il marchio di un altro brand in un paese basato sul primo deposito prima che il legittimo titolare entri in quel mercato. La Cina è l’esempio citato più spesso: i brand stranieri si sono ripetutamente ritrovati, al momento dell’ingresso sul mercato, con i propri marchi già registrati da terzi, costretti ad affrontare costose azioni legali per violazione di marchio o a cambiare del tutto nome. Questa vulnerabilità esiste perché i sistemi basati sul primo deposito premiano la rapidità della registrazione, non l’autenticità della titolarità. I piani di espansione internazionale dovrebbero far scattare subito i depositi nei mercati basati sul primo deposito, non dopo l’ingresso sul mercato, per impedire ai malintenzionati di sfruttare il vuoto.
I paesi basati sul primo deposito
Il sistema basato sul primo deposito è considerato l’approccio adottato dalla maggior parte dei paesi del mondo, tra cui Cina, la maggior parte dei paesi UE e il Regno Unito.
Ecco un elenco di alcuni dei principali paesi che adottano il sistema basato sul primo deposito:
- Argentina
- Brasile
- Colombia
- Cina
- Unione europea
- Francia
- Germania
- Indonesia
- Italia
- Giappone
- Messico
- Nigeria
- Russia
- Spagna
- Corea del Sud
- Turchia
- Regno Unito
Il sistema basato sul primo uso
I sistemi basati sul primo uso, adottati in paesi come Stati Uniti e Canada, mettono al primo posto l’uso effettivo del marchio in commercio nell’attribuzione dei diritti.
In questi sistemi, chi può dimostrare l’uso continuativo più antico di un marchio nell’attività commerciale ne detiene di solito i diritti. La registrazione presso l’ufficio marchi resta importante per la tutela legale, ma la data del primo uso ha un peso considerevole.
Anche se qualcun altro deposita una domanda di marchio prima di te, il tuo uso precedente potrebbe permetterti di contestare la sua domanda e proteggere il tuo brand.
I paesi basati sul primo uso
Il sistema basato sul primo uso è alla base della tutela dei marchi in meno paesi rispetto al sistema basato sul primo deposito, ma comprende grandi economie come Stati Uniti, Canada, Sudafrica e altre.
Ecco un elenco dei principali paesi che hanno adottato il sistema basato sul primo uso:
- Canada
- Australia
- Danimarca
- India
- Islanda
- Irlanda
- Israele
- Malesia
- Nuova Zelanda
- Stati Uniti
- Sudafrica
Attenzione alle eccezioni
Quando si definisce una strategia sui marchi per la crescita internazionale, è importante sapere che i paesi possono prevedere eccezioni ai sistemi standard basati sul primo deposito o sul primo uso.
Nel Regno Unito, per esempio, il «passing off» è un illecito di common law che riconosce ai titolari di marchi non registrati alcuni diritti rispetto ai titolari di marchi registrati. Quindi, pur essendo un paese basato sul primo deposito, il Regno Unito prevede piccole eccezioni che si avvicinano a un sistema basato sul primo uso, lasciando ai fondatori più flessibilità per avviare l’attività prima di formalizzare la propria proprietà intellettuale.
Allo stesso modo in Spagna, i diritti sul marchio derivano di solito dalla registrazione formale secondo un sistema basato sul primo deposito. Tuttavia, se un’azienda detiene in Spagna un marchio non registrato ma notorio, potrebbe opporsi a domande di marchio simili. Così un’azienda che opera in Spagna può tutelare gli interessi del proprio brand anche senza registrazione formale (sulla base delle indicazioni del 2022; verifica la normativa spagnola sui marchi in vigore prima di prendere decisioni di conformità).
Per questo i brand che pianificano le proprie registrazioni devono studiare le norme sui marchi e le eccezioni specifiche dei paesi di destinazione. Una ricerca accurata nei paesi di destinazione è fondamentale per costruire una strategia di tutela dei marchi efficace e completa.
Lezioni per i brand
La distinzione tra sistemi basati sul primo deposito e sul primo uso è semplice nella sostanza, ma ha un impatto enorme sulla gestione della proprietà intellettuale dei brand in tutto il mondo.
Sapere quale sistema si applica nei singoli paesi è importante sia per costruire e ampliare il proprio portafoglio di proprietà intellettuale sia per crescere a livello internazionale, un tema approfondito nella nostra guida sulla tutela della proprietà intellettuale del tuo brand. In effetti ci sono ottime ragioni per registrare i tuoi marchi all’estero prima di entrare in qualsiasi nuovo mercato.
L’errore più grande che un brand possa fare è dare per scontato che un paese adotti un sistema basato sul primo uso e aprire un’attività in quel paese senza aver preparato la domanda di marchio. Così i brand possono finire in uno scenario da incubo: investono somme enormi per espandere il brand, aprono negozi nella nuova regione e spendono moltissimo in campagne di marketing, per poi vedere qualcun altro arrivare e registrare la proprietà intellettuale sotto il loro naso.
La buona pratica per evitarlo è:
- Fare tutte le ricerche possibili sulle norme delle regioni che potrebbero diventare importanti per l’attività in futuro.
- Registrare la proprietà intellettuale nelle regioni basate sul primo deposito prima di iniziare l’attività.
- Monitorare attentamente le registrazioni in quelle regioni chiave per individuare possibili conflitti.
In breve, restare informati e rispettare i requisiti legali dei principali paesi di destinazione aiuterà i brand a evitare future violazioni della proprietà intellettuale e a gettare le basi per la crescita internazionale.
Domande frequenti
L’USPTO adotta un sistema basato sul primo deposito o sul primo uso?
L’USPTO adotta un sistema basato sul primo uso. Negli Stati Uniti i diritti sul marchio si basano sulla priorità dell’uso in commercio, non sulla priorità del deposito. Tuttavia depositare una domanda federale resta fondamentale, perché offre priorità su tutto il territorio nazionale, presunzioni legali di titolarità e strumenti di tutela più forti, e capire i simboli di marchio TM e R fa parte dell’uso corretto di questi diritti.
Cosa succede se qualcuno deposita un marchio prima di me, ma io l’ho usato per primo?
In un paese basato sul primo uso come gli Stati Uniti, puoi contestare la sua domanda dimostrando di aver usato il marchio in commercio prima di lui. Tuttavia, poiché le domande di marchio vengono esaminate in ordine di deposito, la tua domanda presentata dopo potrebbe essere sospesa finché la prima non viene risolta, il che può richiedere anni e spese legali. L’approccio più sicuro è depositare il prima possibile.
Qualcuno può rubarmi il marchio in un paese basato sul primo deposito?
Sì. Nei paesi basati sul primo deposito come la Cina o l’UE, un terzo può registrare legalmente il tuo marchio prima di te, anche se lo stai già usando: è la pratica nota come accaparramento di marchi. Per questo i brand che si espandono a livello internazionale dovrebbero depositare nei mercati basati sul primo deposito prima dell’ingresso sul mercato o contemporaneamente.
Che cos’è una domanda di marchio basata sull’intenzione d’uso (ITU)?
Negli Stati Uniti, una domanda basata sull’intenzione d’uso (intent-to-use, ITU) permette alle aziende di riservare un marchio prima di iniziare a usarlo in commercio. Dà ai brand di un paese basato sul primo uso una priorità basata sulla data di deposito, colmando il divario tra i due sistemi. Il richiedente deve dimostrare l’uso effettivo prima che il marchio venga registrato definitivamente.
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