Solicitud país por país o solicitud internacional por el Sistema de Madrid: la estrategia ganadora

“¿Es mejor la solicitud país por país o la solicitud por el Sistema de Madrid?”

En las consultas sobre solicitudes de marca en el extranjero, muchas personas preguntan por el método de solicitud. Con información parcial, se suele pensar que la solicitud por el Sistema de Madrid es más ventajosa que la solicitud país por país porque permite solicitar en varios países a la vez con un solo trámite. Pero si se tienen en cuenta el tiempo y el costo reales de la solicitud, el método más ventajoso puede variar según la empresa. El método de solicitud debe estudiarse con detalle en función de la situación de cada empresa, como el momento de su salida al exterior o si ya tiene marcas registradas en su país.

En este artículo explicamos las diferencias entre la solicitud país por país y la solicitud internacional por el Sistema de Madrid, y ofrecemos una guía de solicitud de marcas en el extranjero adaptada a cada tipo de empresa.

• Entender las diferencias entre los métodos de solicitud de marcas
• Elegir el método de solicitud adecuado para tu negocio
• Preguntas frecuentes sobre la solicitud de marcas

Entender las diferencias entre los métodos de solicitud de marcas

El concepto más importante en la solicitud de marcas es la territorialidad. Es el principio según el cual los derechos de marca solo son válidos en el país donde se solicitó la marca, lo que significa que hay que solicitarla por separado conforme a la legislación de marcas de cada país. Por eso existen dos métodos principales de solicitud.

• Solicitud país por país: se solicita la marca directamente ante la oficina de marcas de cada país en el que se necesita
• Solicitud internacional por el Sistema de Madrid: se solicita la marca en varios países a la vez a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Ventajas e inconvenientes de la solicitud país por país

La solicitud país por país consiste en presentar la solicitud por separado ante la oficina de marcas de cada país, y tiene la ventaja de que permite construir una estrategia de protección diferenciada para cada país.

Ventajas:

• Estrategia a medida de cada país: permite definir una estrategia optimizada para la legislación de marcas y las características del mercado de cada país, y centrarse en mercados concretos
• Tasa de éxito de la solicitud: como la marca se examina país por país, aumentan las posibilidades de aprobación en cada oficina de marcas

Inconvenientes:

• Requisitos legales: como la legislación de marcas varía de un país a otro, hay que preparar la solicitud con asesoramiento jurídico extranjero
• Procedimiento complejo: los requisitos y procedimientos de cada país son distintos, así que la gestión es compleja y lleva mucho tiempo

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Ventajas e inconvenientes de la solicitud por el Sistema de Madrid

La solicitud internacional por el Sistema de Madrid permite solicitar una marca en varios países a la vez con un solo formulario, lo que resulta cómodo para las empresas que se plantean solicitar en varios países.

Ventajas:

• Solicitud sencilla: con un solo formulario de solicitud internacional se puede solicitar la marca en varios países, lo que simplifica el procedimiento
• Gestión centralizada: incluso después de la solicitud, la gestión de las marcas en los países designados puede hacerse de forma integrada a través de la OMPI

Inconvenientes:

• Riesgo de ataque central (Central Attack): en la solicitud por el Sistema de Madrid, si la marca de base se deniega o se anula, la marca pierde su eficacia en todos los países designados donde estaba registrada, un riesgo importante
• Personalización limitada: como hay que solicitar la misma marca con la misma forma en todos los países designados, es difícil adaptarse a los requisitos propios de cada país y la solicitud lleva mucho tiempo

Elegir el método de solicitud adecuado para tu negocio

Conviene elegir el método de solicitud de marcas en función del tamaño de la empresa, los mercados objetivo, el presupuesto y otros factores. Estas son nuestras recomendaciones según cada situación.

1. Empresas que necesitan obtener los derechos de marca lo antes posible

-> Solicitud país por país

La solicitud internacional por el Sistema de Madrid requiere un trámite administrativo a través de la Oficina Internacional de la OMPI, por lo que tarda como mínimo entre 10 y 12 meses más. Las empresas que ya han empezado a contactar con compradores extranjeros o que necesitan salir al exterior en poco tiempo deberían obtener sus derechos de marca rápidamente mediante la solicitud país por país.

2. Empresas que quieren reducir el riesgo de trámites intermedios y costos adicionales

-> Solicitud país por país

La solicitud internacional por el Sistema de Madrid tiene la ventaja de reducir los recursos iniciales, pero puede generar costos adicionales si hay que responder a incidencias intermedias, como la corrección de la denominación de los productos designados. Si hace falta discutir más a fondo una marca no registrada, elegir la solicitud país por país permite preparar de antemano los documentos necesarios en cada país y reducir los riesgos que surgen durante el proceso.

3. Empresas que todavía no tienen la marca registrada en su país

-> Solicitud país por país

La solicitud por el Sistema de Madrid es posible aunque la marca nacional todavía esté en fase de solicitud y no registrada, pero si el registro se deniega o se anula después, existe el riesgo de que se cancelen todas las marcas registradas por el Sistema de Madrid. La solicitud internacional por el Sistema de Madrid se elige normalmente cuando se solicita en 4 o más países, y el costo de solicitud puede superar varios millones de wones por marca. Para reducir el riesgo de que se anulen unos derechos de marca obtenidos a lo largo de mucho tiempo, la solicitud país por país es la opción más segura.

4. Empresas que quieren reducir los recursos dedicados a la solicitud y gestión de marcas

-> Solicitud internacional por el Sistema de Madrid

Cuando se solicita una única marca fija en el mayor número posible de países a la vez, no se pueden ignorar las ventajas de la solicitud internacional por el Sistema de Madrid en sencillez documental y en costos. La solicitud por el Sistema de Madrid facilita el registro y la renovación conjuntos. Para las empresas con una estrategia de solicitud coherente en todos los países y a las que les cuesta invertir mucho en solicitudes de marca, la solicitud internacional por el Sistema de Madrid es la adecuada.

Preguntas frecuentes sobre la solicitud de marcas

P1. ¿Se puede usar la solicitud internacional por el Sistema de Madrid en todos los países?

R. Solo se puede usar en los países adheridos al Sistema de Madrid. Conviene consultar la lista de países miembros antes de presentar la solicitud.

P2. ¿Se pueden presentar a la vez una solicitud por el Sistema de Madrid y solicitudes país por país?

R. Sí. También es eficaz presentar solicitudes país por país en los países estratégicamente importantes y combinarlas con una solicitud por el Sistema de Madrid para el resto.

P3. ¿Cuánto tiempo lleva cada método de solicitud?

R. En la solicitud país por país depende del país, pero en China, el más rápido, la solicitud se completa en un plazo de entre 4 y 6 meses como mínimo. En cambio, en la solicitud por el Sistema de Madrid solo el examen lleva unos 18 meses. La solicitud efectiva puede tardar aún más.

P4. ¿Se puede modificar la marca después de solicitarla?

R. No se pueden cambiar los elementos esenciales de la marca, pero sí algunos detalles. Eso sí, ten en cuenta que las normas pueden variar de un país a otro.

“Si optas por la solicitud país por país, ¿qué hay que preparar en cada país?”

Trataremos las estrategias de solicitud a medida de cada mercado principal y la normativa y los procedimientos de cada país en un próximo artículo del blog.

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