Dépôt national ou système de Madrid : choisir la bonne stratégie

« Vaut-il mieux déposer pays par pays, ou passer par le système de Madrid ? »

Lors de nos consultations sur le dépôt de marque à l’étranger, beaucoup s’interrogent sur la méthode de dépôt. Vu de loin, le dépôt via Madrid, qui permet de déposer simultanément dans plusieurs pays en une seule demande, passe souvent pour plus avantageux que le dépôt national. Mais si l’on tient compte des délais et des coûts réels, la méthode la plus avantageuse peut varier d’une entreprise à l’autre. Le choix doit être examiné avec soin selon la situation de chaque entreprise : calendrier d’expansion internationale, existence ou non d’une marque déjà déposée en Corée, etc.

Dans cet article, nous expliquons les différences entre le dépôt national et le dépôt international via le système de Madrid, et proposons un guide du dépôt de marque à l’étranger adapté à chaque type d’entreprise.

• Comprendre les différences entre les méthodes de dépôt
• Choisir la méthode adaptée à votre activité
• FAQ : les questions fréquentes sur le dépôt de marque

Comprendre les différences entre les méthodes de dépôt

La notion la plus importante en matière de dépôt de marque est la territorialité : les droits de marque ne sont valables que dans le pays où la marque a été déposée, ce qui signifie qu’il faut déposer séparément selon le droit des marques de chaque pays. Il existe donc deux grandes méthodes de dépôt :

• Le dépôt national : déposer directement la marque auprès de l’office de chaque pays concerné.
• Le dépôt international via le système de Madrid : déposer la marque dans plusieurs pays à la fois par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Avantages et inconvénients du dépôt national

Le dépôt national consiste à déposer séparément auprès de l’office de chaque pays ; il a l’avantage de permettre une stratégie de protection différenciée selon les pays.

Avantages :

• Une stratégie sur mesure par pays : on peut bâtir une stratégie optimisée selon le droit des marques et les caractéristiques de chaque marché, et se concentrer sur un marché précis.
• Un taux de réussite élevé : l’examen se faisant pays par pays, les chances d’acceptation par chaque office sont élevées.

Inconvénients :

• Des exigences juridiques variées : le droit des marques différant d’un pays à l’autre, le dépôt doit être préparé avec un conseil juridique local.
• Des procédures complexes : les exigences et procédures de chaque pays étant différentes, la gestion est complexe et chronophage.

Avec MarqFolio, vous pouvez suivre d’un coup d’œil l’état de vos dépôts de marque dans chaque pays grâce à un tableau de bord en ligne.

Avantages et inconvénients du dépôt via le système de Madrid

Le dépôt international via le système de Madrid permet de déposer une marque dans plusieurs pays à la fois avec une seule demande ; il offre une solution simple aux entreprises qui envisagent un dépôt multi-pays.

Avantages :

• Une demande simplifiée : une seule demande internationale suffit pour déposer la marque dans de nombreux pays, ce qui allège la procédure.
• Une gestion centralisée : même après le dépôt, la gestion des marques dans les pays désignés peut être traitée de façon unifiée via l’OMPI.

Inconvénients :

• Le risque d’attaque centrale : si la marque de base est refusée ou annulée, l’enregistrement perd ses effets dans tous les pays désignés, un risque majeur.
• Une personnalisation limitée : la même marque devant être déposée sous la même forme dans tous les pays désignés, il est difficile de s’adapter aux exigences de chaque pays, et le dépôt prend aussi beaucoup de temps.

Choisir la méthode adaptée à votre activité

Le choix de la méthode de dépôt dépend de la taille de l’entreprise, de ses marchés cibles, de son budget, etc. Voici nos recommandations selon les situations.

1. Les entreprises qui doivent obtenir leurs droits de marque le plus vite possible

-> Dépôt national

Le dépôt international via Madrid passe par des formalités administratives auprès du Bureau international de l’OMPI, ce qui ajoute au moins 10 à 12 mois. Les entreprises qui ont déjà commencé à démarcher des acheteurs étrangers, ou qui doivent se lancer rapidement à l’international, ont intérêt à obtenir vite leurs droits par des dépôts nationaux.

2. Les entreprises qui veulent limiter les risques de procédures intermédiaires et de frais supplémentaires

-> Dépôt national

Le dépôt via Madrid réduit les ressources nécessaires au départ, mais des frais supplémentaires peuvent survenir s’il faut répondre à des incidents de procédure, comme la correction du libellé des produits désignés. Lorsqu’une marque non enregistrée nécessite des échanges supplémentaires, le dépôt national permet de préparer à l’avance les pièces requises dans chaque pays et de réduire les risques en cours de procédure.

3. Les entreprises dont la marque n’est pas encore enregistrée en Corée

-> Dépôt national

Le dépôt via Madrid est possible sur la base d’une simple demande en Corée, même non encore enregistrée ; mais si cette demande est refusée ou que la marque est ensuite annulée, toutes les marques enregistrées via Madrid risquent d’être annulées. Le dépôt via Madrid est généralement choisi pour quatre pays ou plus, et peut coûter plusieurs millions de wons par marque. Pour limiter le risque de voir annuler des droits obtenus au terme d’une longue procédure, le dépôt national est l’option la plus sûre.

4. Les entreprises qui veulent réduire les ressources consacrées au dépôt et à la gestion de leurs marques

-> Dépôt international via Madrid

Pour déposer une marque unique et figée dans le plus grand nombre de pays en une seule fois, on ne peut ignorer les atouts du système de Madrid : formalités simplifiées et avantages de coût. Le dépôt via Madrid facilite l’enregistrement et le renouvellement groupés. Pour les entreprises dont la stratégie de dépôt est homogène d’un pays à l’autre et qui peuvent difficilement investir beaucoup dans le dépôt de marques, le système de Madrid est adapté.

FAQ : les questions fréquentes sur le dépôt de marque

Q1. Le dépôt international via Madrid est-il possible dans tous les pays ?

R. Il n’est possible que dans les pays membres du système de Madrid. Mieux vaut vérifier la liste des membres avant de déposer.

Q2. Peut-on combiner dépôt via Madrid et dépôts nationaux ?

R. Oui. Déposer pays par pays dans les pays stratégiques et passer par Madrid pour les autres peut être une approche efficace.

Q3. Combien de temps prend chaque méthode de dépôt ?

R. Pour les dépôts nationaux, cela dépend des pays, mais en Chine, le plus rapide, la procédure se termine en 4 à 6 mois au minimum. Le dépôt via Madrid, lui, demande environ 18 mois rien que pour l’examen, et l’enregistrement effectif peut prendre plus de temps encore.

Q4. Peut-on modifier une marque après le dépôt ?

R. Il est impossible de modifier les éléments essentiels de la marque, mais certains détails peuvent être corrigés. Les règles variant selon les pays, il convient d’être prudent.

« Si vous optez pour des dépôts nationaux, que faut-il préparer dans chaque pays ? »

Les stratégies de dépôt adaptées aux principaux marchés, ainsi que la réglementation et les procédures de chaque pays, feront l’objet d’un prochain article : restez à l’écoute.

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