Depositi nazionali o domanda internazionale Madrid: la strategia vincente

«Meglio i depositi nazionali o la domanda Madrid?»

Nelle consulenze sui depositi di marchi all’estero, molti ci chiedono quale modalità di deposito scegliere. Con informazioni parziali, la domanda Madrid viene spesso considerata più vantaggiosa dei depositi nazionali perché con una sola domanda si deposita in più paesi contemporaneamente. Ma se si considerano i tempi e i costi reali del deposito, la modalità più vantaggiosa può cambiare da azienda ad azienda. La scelta va valutata con attenzione in base alla situazione di ciascuna azienda, per esempio i tempi dell’espansione all’estero o il possesso di un marchio nazionale.

In questo articolo spieghiamo le differenze tra depositi nazionali e domanda internazionale Madrid e offriamo una guida al deposito dei marchi all’estero per ogni tipo di azienda.

• Capire le differenze tra le modalità di deposito
• Scegliere la modalità di deposito adatta al tuo business
• FAQ: le domande più frequenti sul deposito dei marchi

Capire le differenze tra le modalità di deposito

Il concetto più importante nel deposito dei marchi è il principio di territorialità. Secondo questo principio, un marchio è valido solo nel paese in cui è stato depositato, quindi bisogna depositarlo separatamente secondo la legge sui marchi di ogni paese. Ne derivano due modalità principali.

• Depositi nazionali: si deposita il marchio direttamente presso l’ufficio marchi di ciascun paese interessato
• Domanda internazionale Madrid: si deposita il marchio in più paesi in un’unica volta tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO)

Pro e contro dei depositi nazionali

Con i depositi nazionali si deposita separatamente presso l’ufficio marchi di ogni paese, con il vantaggio di poter costruire strategie di protezione diverse per ciascun paese.

Vantaggi:

• Strategia su misura per paese: puoi definire una strategia ottimizzata per la legge sui marchi e le caratteristiche di mercato di ogni paese, concentrandoti su mercati specifici
• Probabilità di successo: l’esame del marchio avviene paese per paese, quindi le probabilità di approvazione da parte di ciascun ufficio sono alte

Svantaggi:

• Requisiti legali: poiché le leggi sui marchi variano da paese a paese, serve preparare il deposito con una consulenza legale estera
• Procedure complesse: requisiti e procedure diversi in ogni paese rendono la gestione complessa e lunga

Con MarqFolio puoi gestire a colpo d’occhio, da una dashboard online, lo stato di registrazione dei marchi in ogni paese.

Pro e contro della domanda Madrid

La domanda internazionale Madrid permette di depositare il marchio contemporaneamente in più paesi con un’unica domanda, un vantaggio pratico per le aziende che pensano a depositi in più paesi.

Vantaggi:

• Domanda semplice: con un’unica domanda internazionale depositi il marchio in molti paesi, con una procedura semplificata
• Gestione centralizzata: anche dopo il deposito, la gestione dei marchi nei paesi designati passa in modo integrato dalla WIPO

Svantaggi:

• Rischio di attacco centrale (Central Attack): se il marchio di base viene rifiutato o dichiarato nullo, la domanda Madrid perde efficacia in tutti i paesi designati in cui il marchio è registrato, un rischio notevole
• Personalizzazione limitata: poiché bisogna depositare lo stesso marchio nella stessa forma in tutti i paesi designati, è difficile adattarsi alle esigenze comuni dei diversi paesi e i tempi di deposito sono lunghi

Scegliere la modalità di deposito adatta al tuo business

È bene scegliere la modalità di deposito in base a dimensioni dell’azienda, mercati obiettivo, budget e altri fattori. Ecco le raccomandazioni per le diverse situazioni.

1. Aziende che devono assicurarsi il marchio il prima possibile

-> Depositi nazionali

La domanda internazionale Madrid passa per le procedure amministrative dell’Ufficio internazionale della WIPO, quindi richiede almeno 10–12 mesi in più. Le aziende che hanno già iniziato a trattare con buyer esteri o che devono espandersi all’estero a breve fanno bene ad assicurarsi rapidamente il marchio con depositi nazionali.

2. Aziende che vogliono ridurre il rischio di procedure intermedie e costi aggiuntivi

-> Depositi nazionali

La domanda internazionale Madrid permette di risparmiare risorse all’inizio, ma se bisogna rispondere a rilievi intermedi, come la correzione della denominazione dei prodotti designati, possono sorgere costi aggiuntivi. Quando servono ulteriori approfondimenti su marchi non registrati, scegliendo i depositi nazionali si possono preparare in anticipo i documenti richiesti da ogni paese, riducendo i rischi delle fasi intermedie.

3. Aziende che non hanno ancora registrato il marchio nazionale

-> Depositi nazionali

La domanda Madrid si può presentare anche quando il marchio nazionale è solo depositato e non ancora registrato, ma se la registrazione viene rifiutata o il marchio viene poi dichiarato nullo, c’è il rischio che vengano cancellati tutti i marchi registrati con il sistema Madrid. La domanda internazionale Madrid si sceglie in genere quando si deposita in 4 o più paesi, e i costi possono superare i diversi milioni di won per marchio. Per ridurre il rischio che diritti di marchio ottenuti in tanto tempo vengano annullati, i depositi nazionali sono l’opzione più sicura.

4. Aziende che vogliono ridurre le risorse dedicate al deposito e alla gestione dei marchi

-> Domanda internazionale Madrid

Quando si deposita un unico marchio fisso nel maggior numero possibile di paesi in un colpo solo, i vantaggi della domanda internazionale Madrid, con procedure documentali semplici e costi ridotti, non si possono ignorare. Con la domanda Madrid registrazione e rinnovo in blocco sono comodi. Per le aziende con una strategia di deposito coerente tra paesi, che non possono investire molto nei depositi di marchi, la domanda internazionale Madrid è la scelta giusta.

FAQ: le domande più frequenti sul deposito dei marchi

D1. La domanda internazionale Madrid si può usare in tutti i paesi?

R. Solo nei paesi che aderiscono al sistema di Madrid. Prima di depositare conviene controllare l’elenco dei paesi membri.

D2. Si possono fare insieme domanda Madrid e depositi nazionali?

R. Sì. Può essere efficace anche fare depositi nazionali nei paesi strategicamente importanti e affiancare una domanda Madrid per gli altri.

D3. Quanto tempo richiede ciascuna modalità?

R. Per i depositi nazionali dipende dal paese, ma nel caso più rapido, la Cina, il deposito si completa in almeno 4–6 mesi. La domanda Madrid, invece, richiede circa 18 mesi solo per l’esame. Il completamento effettivo può richiedere ancora più tempo.

D4. Si può modificare il marchio dopo il deposito?

R. Non si possono modificare gli elementi essenziali del marchio, ma alcuni dettagli sì. Attenzione però: le regole possono variare da paese a paese.

«Se scelgo i depositi nazionali, cosa devo preparare in ogni paese?»

Le strategie di deposito su misura per i principali mercati e le leggi e procedure di ogni paese saranno l’argomento del prossimo articolo.

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